Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 18 января 2023 года Дело N А56-50003/2022

Резолютивная часть решения объявлена 09 января 2023 года.

Полный текст решения изготовлен 18 января 2023 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:

судьи Кузнецова М.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Пермяковой Г.Л.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД" (адрес: Россия 198097, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ. СТАЧЕК Д./47, ЛИТЕР АВ, КАБИНЕТ 615; ОГРН: 1027802714411)

ответчик: :ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОРСТРОЙАВТО" (адрес: Россия 195067, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, ПР-КТ ЕКАТЕРИНИНСКИЙ 1/Е, ОГРН: 1037816010902)

о взыскании 3 000 000руб.

при участии

от истца: представитель Демидова В.С. (дов. от 01.11.2022г.)

от ответчика: представитель Бочкарева М.А. (дов. от 18.12.2020г.)

установил:

Акционерное общество "Петербургский тракторный завод" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью "Автомобильная компания "Дорстройавто" (далее - ответчик) о взыскании 3 000 000руб. компенсации за незаконное использование товарных знаков N 366709 и N 366710 и обязании прекратить использование размещенных товарных знаков N 366709, N 366710 путем их удаления со страниц используемого интернет-магазина на сайте https://dorstroyavto.ru/.

Ответчик возражал относительно удовлетворения иска по основаниям, изложенным в отзыве, в том числе ссылаясь на недоказанность факта нарушения права, длительность нарушения и размера компенсации.

Истец уточнил исковые требования, отказавшись от иска в части требования об обязании Общество с ограниченной ответственностью "Автомобильная компания "Дорстройавто" прекратить использование размещенных товарных знаков N 366709, N 366710 путем их удаления со страниц используемого интернет- магазина на сайте https://dorstroyavto.ru/ и просит взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Автомобильная компания "Дорстройавто" в пользу акционерного общества "Петербургский тракторный завод" компенсацию за незаконное использование товарных знаков N 366709, N 366710, N 273905 в размере 3 000 000руб. 00коп. Уточнение принято судом.

Впоследствии истец изменил исковые требования, дополнив их указанием на нарушение исключительных прав на товарный знак N 273905. Изменение предмета иска принято судом.

Заслушав представителей сторон и исследовав материалы дела, арбитражный суд установил следующее.

Акционерное общество "Петербургский тракторный завод" (далее - истец, общество "ПТЗ", правообладатель) является обладателем исключительных прав на товарные знаки N 366710, N 366709, N 273905 (далее - Товарные знаки):

Исключительные права истца подтверждаются выписками с сайта Роспатента.

Приоритет общества "ПТЗ" на товарный знак "КИРОВЕЦ" (366709) установлен с 11.07.2007, на товарный знак "KIROVETS" с 11.07.2007, на товарный знак "КИРОВЕЦ" (273905) с 18.08.2003 Дата продления срока действия исключительного права 11.07.2027, 18.08.2023 и 11.07.2027 соответственно.

Товарные знаки "КИРОВЕЦ", "KIROVETS", "КИРОВЕЦ" охраняется по следующим классам МКТУ:

07 - экскаваторы, бульдозеры, машины для строительства дорог, дорожные катки, копатели (машины), краны подъемные, устройства погрузочно-разгрузочные, сельскохозяйственные машины, бороны, плуги, косилки.

12 - автоприцепы, тележки, повозки, тракторы.

35 - демонстрация товаров, изучение рынка, исследования в области маркетинга, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, реклама.

37 - ремонт транспортных средств, техническое обслуживание транспортных средств, ремонт и техническое обслуживание автомобилей, установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования.

39 - работы погрузочно-разгрузочные, хранение тракторов и запасных частей к ним.

42 - исследования и разработка новых товаров, контроль качества.

Истцу стало известно, что ответчик предлагает к продаже и реализует товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки истца, с использованием обозначения "КИРОВЕЦ", сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Истцу стало известно, что ответчик предлагает к продаже и реализует товары, однородные товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, с использованием в объявлениях о продаже обозначения "KHANN", сходным до степени смешения с товарным знаком истца.

Так, в сети Интернет на сайте https://dorstroyavto.ru/ без соответствующего разрешения общества "ПТЗ" обществом "АК "Дорстройавто" осуществляется использование товарного знака "КИРОВЕЦ", принадлежащего истцу, в форме размещения в сети интернет объявлений о продаже товаров под товарным знаком истца, а также в форме предложения о продаже товаров под товарным знаком истца.

Обществом "АК "Дорстройавто" предлагаются к продаже и реализуются товары (промышленные тракторы под товарным знаком "КИРОВЕЦ", размещенные списком с указанием наименования, с возможностью оформления) с использованием обозначения "КИРОВЕЦ" в соответствующих объявлениях.

С целью установления лица, которое осуществляет незаконное использование товарного знака, истец предпринял попытку приобрести тракторы "КИРОВЕЦ", а также запасные части к ним.

Ответчик ходе электронной переписки подтвердил возможность приобретения у него продукции, маркированной товарными знаками истца.

По результатам контрольной закупки обществу "ПТЗ" стало известно, что общесто "АК "Дорстройавто" осуществляет незаконную реализацию продукции по товарными знаками Заявителя с использованием поддельного сертификата общества "ПТЗ", который представляет обществу "АК "Дорстройавто" право на продвижение и гарантийно-сервисное обслуживание дорожной, строительной и специальной техники "Кировец" на территории Российской Федерации.

Вместе с тем истец разрешения на использования товарного знака "КИРОВЕЦ" ответчику не давал, лицензионных договоров с ответчиком не заключал.

Истец направил в адрес ответчика претензионное письмо о нарушении исключительных прав на товарный знак с требованиями прекратить такое нарушение.

Претензия оставлена ответчиком без ответа и удовлетворения.

Считая, что использование ответчиком товарного знака нарушает исключительные права общества "ПТЗ" на указанное средство индивидуализации, последнее обратилось в суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требований, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных ГК РФ для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных названным Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

Как закреплено в подпункте 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление указанных обстоятельств является существенным для дела, от них зависит правильное разрешение спора. При этом вопрос оценки представленных на разрешение спора доказательств на допустимость, относимость и достаточность является компетенцией суда, разрешающего спор.

Материалами дела подтверждается факт наличия у истца исключительного права на товарные знаки, в защиту которых он обратился в рассматриваемом деле.

Ответчиком не оспаривается отсутствие соглашения об использовании товарного знака с истцом.

Исходя из смысла статьи 1229 ГК РФ, факт незаконного использования ответчиком принадлежащего истцу права на товарный знак заключается в его использовании без согласия правообладателя и данное обстоятельство само по себе указывает на контрафактность товара.

Факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, при размещении товарного знака в сети Интернет и предложении к продаже и реализации ответчиком товаров, являющихся однородными товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца, подтверждается представленными в дело доказательствами.

Как уже было указано выше, в сети Интернет на сайте https://dorstroyavto.ru/ без соответствующего разрешения общества "ПТЗ" обществом "АК "Дорстройавто" осуществляется использование товарного знака "КИРОВЕЦ", принадлежащего истцу, в форме размещения в сети интернет объявлений о продаже товаров под товарным знаком истца, а также в форме предложения о продаже товаров под товарным знаком истца (подпункты 4, 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ).

Обществом "АК "Дорстройавто" предлагаются к продаже и реализуются товары (промышленные тракторы под товарным знаком "КИРОВЕЦ", размещенные списком с указанием наименования, с возможностью оформления) с использованием обозначения "КИРОВЕЦ" в соответствующих объявлениях.

Данное обстоятельство подтверждается снимками-изображениями (скриншотами) страниц сайта https://dorstroyavto.ru/.

Нарушение ответчиком исключительного права общества "ПТЗ" на товарный знак "КИРОВЕЦ" путем размещения в сети интернет на сайте https://dorstroyavto.ru/ объявлений о продаже товаров под товарным знаком истца, а также в форме предложения о продаже товаров, под товарным знаком истца надлежащими и допустимыми доказательствами ответчиками не опровергнуто.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Однородность признается по факту, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, а также нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 N 482 (далее - Правила N 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил N 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. В силу пункта 42 названных Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил N 482, изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.