Решение Арбитражного суда Новосибирской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 11 октября 2022 года Дело N А45-23090/2022

Резолютивная часть решения объявлена 04 октября 2022 года.

Решение в полном объёме изготовлено 11 октября 2022 года.

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Надежкиной О.Б., при ведении протокола судебного заседания секретарем Шашенко В.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя Жеребцовой Алины Игоревны (ИНН 540961219190), г. Новосибирск

к обществу с ограниченной ответственностью "Сибстройсервис" (ИНН 5405499595), г. Новосибирск

о взыскании компенсации за использование товарного знака за период с 26.05.2021 по 09.08.2021 в размере 844 516 рублей 12 копеек,

при участии представителей:

истца - Логачева Т.В., доверенность от 21.09.2021, паспорт, диплом, свидетельство о заключении брака;

ответчика - Болотина Т.А. доверенность от 11.03.2021, паспорт, диплом,

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель Жеребцова Алина Игоревна (далее - истец, ИП Жеребцова А.И.) обратилась в арбитражный суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Сибстройсервис" (далее - ответчик, ООО "Сибстройсервис") о взыскании компенсации за использование товарного знака TOPFENCE на сайте fensgar.ru за период с 26.05.2021 по 09.08.2021 в размере 844 516 рублей 12 копеек.

Истец в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования в полном объёме.

Ответчик в судебном заседании и отзыве заявленные исковые требования не признал, ссылаясь на то, что лицензионный договор расторгнут по соглашению сторон и отсутствие задолженности. Подробнее позиция ответчика изложена в отзыве на исковое заявление (т.1 л.д.12-14).

Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы истца и ответчика, арбитражный суд находит требования истца подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Жеребцова Алина Игоревна (далее - Правообладатель) является правообладателем товарного знака TOPFENCE по Свидетельству N 632017 от 10.10.2017 с приоритетом от 28.11.2016 для товаров и услуг: Классы NN 06, 19, 35, 37 (далее -Товарный знак):

Между ИП Жеребцовой А.И. и ООО "СибСтройСервис" в период с 16.03.2018 по 25.05.2021 действовал Лицензионный договор на использование товарного знака TOPFENCE, ответчик использовал товарный знак, в том числе на своем сайте fensgar.ru.

При проведении мониторинга открытых источников информации и сети Интернет после прекращения действия Лицензионного договора Правообладателем были выявлены факты незаконного использования Товарного знака на страницах сайта fensgar.ru в период с 26.05.2021 по 09.08.2021 (скрин-шоты сайта fensgar.ru, а также протокол нотариального осмотра сайта прилагаются).

Право использовать Товарный знак после прекращения действия Лицензионного договора на сайте fensgar.ru Ответчику не предоставлялось.

На территории Российской Федерации правоотношения в области интеллектуальной собственности регулируются четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 ГК РФ), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 ГК РФ), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ними, без разрешения правообладателя (статья 1229 ГК РФ).

На сайте fensgar.ru предлагаются к продаже товары и услуги, относящиеся к тем же классам товаров, в отношении которых был зарегистрирован Товарный знак:

- класс МКТУ N 06: материалы металлические строительные; конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические.

- класс МКТУ N 19: Материалы строительные неметаллические; конструкции и сооружения передвижные неметаллические.

- класс МКТУ N 35: включает, в основном, услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламу, услуги маркетинга и продвижения, в том числе: подготовка платежных документов; Предоставление деловой информации; Предоставление деловой информации через веб-сайты; Предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; Предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; Управление процессами обработки заказов товаров;

- класс МКТУ N 37: Услуги строительные; услуги по установке и ремонту. Таким образом, использование Товарного знака на сайте fensgar.ru допустимо только при наличии согласия Правообладателя.

Арбитражными судами трех инстанций при рассмотрении дела N А45-16197/2021 в рамках спора между ИП Жеребцовой А.И. и ООО "СибСтройСервис" о взыскании платы по лицензионному договору, заключенного в отношении товарного знака TOPFENCE, установлено, что сайт fensgar.ru используется ООО "СибСтройСервис" (см. стр.5 Решения Арбитражного суда Новосибирской области от 09.11.2021, стр.4 Постановления Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.02.2022, стр. 5 Постановления Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2022).

В силу п.2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Таким образом, нарушителем права на Товарный знак является ООО "СибСтройСервис".

В соответствии с п. 2 ч.4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель при выявлении факта незаконного использования Товарного знака, вправе потребовать компенсации в размере двойной стоимости права использования товарного знака, определяемого исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно условиям лицензионного договора от 16.03.2018, лицензионное вознаграждение составляет 170 000 (Сто семьдесят тысяч) рублей. Оплата производится ежемесячно. В случае неполного месяца использования Товарного знака, Лицензиат оплачивает лицензионное вознаграждение пропорционального количеству дней (п. 4.1 Лицензионного договора).

В соответствии со ст. ст.1229, 1515 ГК РФ истец произвел расчет компенсации за незаконное использование Товарного знака TOPFENCE который составил 844 516, 12 руб..

Расчет судом проверен, признан верным.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензия от 30.05.2022 о выплате компенсации.

Ответным письмом N 25/280622 от 28.06.2022 ООО "Сибстройсервис" сообщило о готовности выплатить компенсацию за использование товарного знака за период с 06.07.2021 по 09.08.2021 в размере 133 257 рублей (ответ прилагается).

Неисполнение ответчиком претензионных требований явилось основанием для обращения истца в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Гражданские права и обязанности могут возникать, в частности, из договоров и иных сделок.

Суд отклоняет возражения ответчика, изложенные в отзыве от 14.09.2022 и письменных пояснениях по делу от 04.10.2022, как необоснованные по следующим основаниям.

1. Факт использования Ответчиком товарного знака в течение заявленного Истцом период подтверждается в полном объеме представленными в материалы дела доказательствами.

В п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса РФ" указано: "При рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения (статья 55 ГПК РФ, статья 64 АПК РФ). Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности сети "Интернет".

Допустимыми доказательствами являются в том числе сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в информационнотелекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими доказательствами (статья 67 ГПК РФ, статья 71 АПК РФ)."

Кроме того, суд принимает во внимание, что содержание страниц сайта Ответчика на любую истекшую дату можно установить путем получения информации от организации, занимающейся сбором и сохранением информации, собранной в сети Интернет.

Следовательно, распечатки страниц сайта Ответчика, представленные в материалы дела, являются допустимым доказательством факта использования товарного знака.

Так, Истцом представлены распечатки сайта fensgar.ru, из которых следует, что в период действия Лицензионного договора знак TOPFENCE на сайте использовался (скрин-шоты за 09.03.2021, 24.03.2021, 12.05.2021, страницы 1-5 Приложения N 1 к настоящим пояснениям).

Между тем, в период с 26.05.2021 года по 09.08.2021 года, после прекращения действия Лицензионного договора, Ответчик продолжал использовать товарный знак на своем сайте (страницы 6-20 Приложения N 1, сделанные в период с 26.05.2021г. по 09.08.2021года).

Факт продолжения использования товарного знака Ответчиком подтверждается скрин-шотами одних и тех же страниц, сделанных как в период действия лицензионного договора, так и после его прекращения.

Так, товарный знак TOPFENCE, нанесенный на фотографию, иллюстрирующую новость на сайте fensgar.ru с заголовком "Заборы из евроштакетника", использовался 12.05.2021 года (страница 5 Приложения N 1). Но после прекращения действия лицензионного договора эта фотография продолжала использоваться Ответчиком, что зафиксировано скрин-шотами от 07.06.2021 г. (стр.8), 16.06.2021г. (стр.9), 26.07.2021г. (стр.13), 04.08.2021г. (стр.17).

Фотография с товарным знаком TOPFENCE находилась сайте Ответчика с названием "Заборы и ограждения для жилых комплексов (фотоN 57) на следующий день после прекращения действия Лицензионного договора 26.05.2021г. (стр.6) и эта же фотография была зафиксирована на сайте Ответчика позднее: 12.07.2021 (стр.11), 04.08.2021 (стр.18).

Один из разделов сайта Ответчика был озаглавлен TOPFENCE|Проектировщикам, что было зафиксировано как 26.05.2021г. (стр.7), так и позднее: 26.07.2021г. (стр.16), 04.08.2021г. (стр.19).

Таким образом, допустимыми доказательствами, представленными в материалы дела, подтверждается как факт использования товарного знака на сайте Ответчика в период действия Лицензионного договора, так и факт неправомерного использования товарного знака Истца в течение всего заявленного периода, с 26.05.2021г.

2. Товарный знак использовался Ответчиком в отношении всех своих товаров и услуг, относящихся к классам МКТУ 06, 19, 35, 37, в связи с чем компенсация за его использование должна рассчитываться исходя из стоимости использования данного товарного знака, предусмотренной Лицензионным договором, действовавшим между Истцом и Ответчиком до 25.05.2021г.

При осмотре сайта было установлено, что товарный знак TOPFENCE использовался Ответчиком для идентификации не отдельных товаров, а своей компании в целом, используя словосочетания:

- "Фотогалерея компании TOPFENCE": скрин-шоты от 26.05.2021г. (стр.6), от 12.07.2021г. (стр.11), 12.07.2021г. (стр.12), от 04.08.2021г. (стр.18)

- "TOPFENCE|Проектировщикам": скрин-шоты от 26.05.2021г. (стр.7), от 26.07.2021 (стр.16), от 04.08.2021г. (стр.19)

- "представленных на сайте компании TOPFENCE": скрин-шоты от 22.06.2021г. (стр.10), от 26.07.2021г. (стр.14)

- "TOPFENCE|Сотрудники": скрин-шоты от 26.07.2021 (стр.15), от 09.08.2021 (стр.20).

Подобное использование вводит потребителей в заблуждение в целом, заставляя думать, что все товары и услуги, предлагаемые на сайте Ответчика, относятся к товарному знаку TOPFENCE.

На сайте fensgar.ru предлагаются к продаже товары и услуги, относящиеся ко всем классам товаров, в отношении которых был зарегистрирован Товарный знак:

- класс МКТУ N 06: материалы металлические строительные; конструкции и сооружения передвижные металлические; тросы и проволока металлические.

- класс МКТУ N 19: Материалы строительные неметаллические; конструкции и сооружения передвижные неметаллические.

- класс МКТУ N 35: включает, в основном, услуги, связанные с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий, а также рекламу, услуги маркетинга и продвижения, в том числе: подготовка платежных документов; Предоставление деловой информации; Предоставление деловой информации через веб-сайты; Предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; Предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; Управление процессами обработки заказов товаров;

- класс МКТУ N 37: Услуги строительные; услуги по установке и ремонту.

Как указал Верховный Суд РФ в определении N 310-ЭС20-9768 от 26.01.2021г. по делу N А48-7579/2019, с учетом норм пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Как указывалось ранее, Ответчик использовал товарный знак Истца для идентификации своей компании в качестве "компании TOPFENCE". На сайте Ответчика к продаже предлагаются как товары, относящиеся к классу МКТУN 06, так и товары, относящиеся к классу МКТУ N 19, кроме того, на сайте Ответчика предлагаются услуги и относящиеся к классу МКТУ N 35, и к классу МКТУ N 37. Более того, использование товарного знака носило не разовый, а длительный характер, товарный знак TOPFENCE после прекращения действия Лицензионного договора использовался на сайте Ответчика на протяжении нескольких месяцев. Таким образом, условия Лицензионного договора от 16.03.2018г., предусматривающие возможность использования товарного знака для четырех классов МКТУ и помесячную оплату, совпадают со способом использования товарного знака Ответчиком.

Следовательно, требование Истца о взыскании компенсации за использование товарного знака исходя из цены права использования данного товарного знака, предусмотренной Лицензионным договором от 16.03.2018, учитывая, что Ответчик использовал товарный знак для идентификации деятельности своей компании в целом, правомерно.

3. Отсутствуют основания для снижения компенсации за неправомерное использование товарного знака TOPFENCE

В соответствии с позицией, изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П, общий размер компенсации за нарушение интеллектуальных прав может быть определен ниже минимального предела, установленного данными законоположениями, если обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер. Как следует из пункта 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017), снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратного размера стоимости права использования средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.

Между тем, в настоящем деле отсутствуют вышеуказанные обстоятельства.

3.1. Деятельность, осуществляемая Ответчиком с использованием товарного знака TOPFENCE, являлась существенной частью деятельности Ответчика.

Как указывалось ранее, Ответчик использовал товарный знак TOPFENCE для идентификации своей компании в целом, неоднократно упоминая о себе как о "компании TOPFENCE", при этом на сайте Ответчика предлагаются к продаже заборы, ограждения.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, в отношении деятельности Ответчика зарегистрированы ОКВЭД: 46.90 (торговля оптовая неспециализированная); 25.99 (производство металлических изделий); 43.29, 43.91, 43.99.5: работы по монтажу.

3.2. Нарушение прав Истца носит грубый характер.

Как следует из позиции Конституционного Суда РФ, снижение неустойки допустимо только в том случае, если нарушение прав не носит грубый характер.