Решение Арбитражного суда Новосибирской области

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 8 декабря 2022 года Дело N А45-18838/2022

Резолютивная часть решения объявлена 01 декабря 2022 года

Полный текст решения изготовлено 08 декабря 2022 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Лузаревой И.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Клименко А.А., рассмотрев дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Гильдия", г. Ижевск, ИНН: 1831184630

к индивидуальному предпринимателю Мельман Андрею Владимировичу, г. Новосибирск, ИНН: 540698286812

о взыскании 500 000 рублей 00 копеек,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца (онлайн): Фатыхов Т.А., по доверенности от 22.12.2021, диплом N 106612 006383 от 29.07.2019, паспорт,

от ответчика: Мельман Андрей Владимирович, паспорт,

установил:

общество с ограниченной ответственностью "Гильдия" (далее - ООО "Гильдия", общество) обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Мельману Андрею Владимировичу (далее - ИП Мельман А.В., предприниматель) о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности / средство индивидуализации - товарный знак по свидетельству N 639596.

С учетом уточнения предмета спора истец просит обязать ответчика:

- прекратить использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации истца по адресу: г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52, оф. 411/1, путем удаления визуального изображения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца (свидетельство 639596), на фасаде указанного здания, в непосредственной близости от офиса, на двери при входе в офис, внутри офиса при его оформлении, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда;

-взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 500 000 рублей;

-присудить судебную неустойку на случай неисполнения решения суда в части требования об обязании ответчика прекратить использование товарного знака из расчета 3% от суммы удовлетворенных имущественных исковых требований в день по истечении 10-ти календарных дней с момента вступления решения в законную силу и до момента его фактического исполнения.

К участию в споре в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечен Радионов Дмитрий Олегович.

От Радионова Д.О. в материалы дела поступили пояснения, в которых он полностью поддержал требования, предъявленные истцом.

Дело рассмотрено в отсутствии третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного разбирательства в порядке ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

На удовлетворении исковых требований истец настаивает, ссылаясь на то, что ответчик и на момент рассмотрения настоящего дела не прекратил незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца ГИЛЬДИЯ по свидетельству N 639596.

Ответчик иск не признал, указал на отсутствие смешения товарного знака истца ГИЛЬДИЯ и обозначения, используемого ответчиком, неиспользование истцом в его деятельности товарного знака, в том числе и на территории города Новосибирска, необоснованность предъявленного истцом размера компенсации.

Рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, проверив обстоятельства дела в порядке, предусмотренном ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения предъявленного иска, при этом суд исходит из следующего.

23.11.2016 индивидуальный предприниматель Радионов Дмитрий Олегович, ИНН 183113410688 начал свою деятельность с использованием коммерческого обозначения "Гильдия".

Впоследствии правообладателем был зарегистрирован товарный знак, свидетельство N 639596 (дата подачи заявки 31.01.2017). Визуальное изображение товарного знака:

Товарный знак Истца

Номер свидетельства

Дата приоритета

Класс МКТУ

N 639596

31.01.2017

16 - вывески бумажные или картонные; подставки для печатей, штемпелей, штампов; держатели для штампов [печатей]; коробки для штемпелей [печатей]; штампы с адресами; печати для сургуча; штемпели [печати]; подушечки чернильные; сургуч; подушечки штемпельные; печати [канцелярские товары].

40 - информация по вопросам обработки материалов; печатание рисунков.

01.12.2021 правообладатель передал ООО "Гильдия" право использования товарного знака путем заключения договора N ТЗ/06/2021 от 01.06.2021. Вместе с правом непосредственного использования товарного знака правообладатель передал истцу и все сопутствующие права, в том числе право требования выплаты компенсации за любые нарушения прав на товарный знак, допущенные как до, так и после заключения договора (п. 1.3 договора N ТЗ/06/2021 от 01.06.2021).

При предъявлении иска истец сослался на то, что в результате поиска в сети "Интернет", в том числе в социальных сетях "Вконтакте", "Instagram", истцом выявлен факт размещения ответчиком результатов интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации, принадлежащих истцу, при предложении к продаже, рекламе и продаже однородных товаров по следующим адресам:

https://stamp54.ru

https://www.instagram.com/stamp54.ru/

Спорные обозначения использованы ответчиком при вводе товаров в гражданский оборот/ оказании услуг, а именно: при рекламе, предложении к продаже, продаже. Все вышеуказанные действия являются самостоятельными нарушениями прав истца (Определение Верховного суда РФ от 09.12.2015 по делу N А67-4453/2014, Постановление СИП от 27.11.2019 по делу N А40-182072/2017).

Фиксация нарушений произведена истцом при помощи нотариального заверения скриншотов страниц вышеуказанных сайтов.

Также истцом зафиксирован факт незаконного использования ответчиком обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, при оформлении помещения, в котором ответчик ведет деятельность (г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52, оф. 411/1): при оформлении входа, на фасаде здания; непосредственно в помещении, в котором оказываются услуги.

Факт функционирования точки продаж "Гильдия" по вышеуказанному адресу, а также факт незаконного использования объектов интеллектуальной собственности/средств индивидуализации, принадлежащих истцу, подтвержден результатами скрытой проверки (осмотра) точек продаж ответчика методом "тайный покупатель" ("Mystery Shopping"), проведенной ООО "Спектр" (ОГРН 1197746022033, ИНН 7707425113) по заданию истца на основании договора на оказание услуг СКТ-2021-159 от 16.11.2021.

Принадлежность указанной точки ответчику, подтверждается, в том числе, кассовым чеком, выданным при расчете с тайным покупателем, который приложен к отчету исполнителя по вышеуказанному договору

Таким образом, использование ответчиком товарного знака без согласия правообладателя, является незаконным и нарушает его права истца.

Пунктом 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) предусмотрено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров/ услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован.

Способы использования товарного знака перечислены в п. 2 ст. 1484 ГК РФ, к ним относятся, в том числе размещение товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории РФ; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет".

Обозначение, которое используется ответчиком для рекламы и продажи товаров, а также при оказании им услуг, имеет безусловное сходство до степени смешения с товарным знаком по признаку наличия идентичного словесного элемента "Гильдия", который является охраняемым элементом товарного знака.

Согласно п. 1 ст. 1270 ГК РФ, правообладателю принадлежит исключительное право использования произведения в любой форме и любым не противоречащим закону способом.

В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В момент нарушения у ответчика отсутствовало согласие правообладателя на использование товарного знака.

В соответствии пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, правообладатель вправе требовать выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Поскольку право на взыскание компенсации было передано правообладателем истцу в рамках договора N ТЗ/06/2021 от 01.06.2021, истец обладает полным комплексом прав по взысканию вышеуказанной компенсации.

В целях обоснования расчета стоимости права использования товарного знака, истец ссылается на договоры коммерческой концессии, подтверждающие стоимость правомерного использования товарного знака.

Учитывая условия вышеуказанных договоров, средняя стоимость правомерного использования товарного знака, взимаемая истцом при аналогичных обстоятельствах, составляет 250 000 рублей.

Размер компенсации согласно ст. 1515 ГК РФ истец определил в сумме 500 000 рублей.

В силу п. 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление N 10) рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (ст. 196 ГПК РФ, ст. 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абз. пятый ст. 132, п. 1 ч. 1 ст. 149 ГПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (п. 2, 3 ч. 2 ст. 149 ГПК РФ, п. 3 ч. 5 ст. 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Обосновывая указанный размер компенсации, истец правомерно ссылается на то, что действия ответчика при введении в гражданский оборот товаров/оказании услуг с использованием результатов интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации, включая товарный знак, принадлежащий истцу, фактически размывают различительную способность и снижают инвестиционную привлекательность всего бренда, снижают ценность заключения аналогичных лицензионных договоров с истцом.

Факт снижения инвестиционной привлекательности бренда для истца является критичным, так как ООО "Гильдия" занимается развитием франшизного направления "Гильдия" - https://fr.gstamp.ru.

Использование ответчиком результатов интеллектуальной деятельности, а также средств индивидуализации, включая товарный знак, право на использование которого принадлежит истцу, представляет собой неправомерное присвоение репутации истца, произведенных им вложений, за счет введения потребителя в заблуждение путем создания у последнего впечатления, что он приобретает продукцию истца. В данном случае получение ответчиком конкурентных преимуществ основано на обмане потребителя и является актом недобросовестной конкуренции, лишающей истца возможности получать прибыль от ведения экономической деятельности.

Действия ответчика приводят к убыткам для истца в виде упущенной выгоды, которая выражается в невыплате истцу суммы денежного вознаграждения, которое бы он заплатил истцу, если бы использовал товарный знак правомерно, заключив договор коммерческой концессии (паушальный взнос + роялти).

Нарушение носит длящийся характер, т.к. ответчик фактически использует результаты интеллектуальной деятельности без каких-либо законных оснований, начиная как минимум с 22.12.2020 (скриншоты страниц https://stamp54.ru и https://www.instagram.com/stamp54.ru/), что по состоянию на дату подачи искового заявления составляет более 17 месяцев.

Компенсация за нарушение исключительных прав носит не только восстановительный характер, но и как любая мера юридической ответственности превентивный и штрафной характер, а также является альтернативной санкцией и взыскивается вместо убытков, при этом ущерб правообладателя во многих случаях не носит явного материального характера" (Постановление СИП от 16.11.2020 по делу N А40-322914/2019).

Штрафной характер компенсации, наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 года N 2256-О, восстановлению нарушенных прав.

При указанных обстоятельствах суд полагает предъявленную сумму компенсации обоснованной, при этом в силу закона истец освобождается от доказывания размера понесенных убытков.

Согласно статье 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном названным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

При этом каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено названным Кодексом, а ссылаться, лица, участвующие в деле, вправе только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

Согласно положениям статьи 66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле, при этом копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Кроме того, арбитражный суд не может считать доказанным факт, подтверждаемый только копией документа или иного письменного доказательства, если утрачен или не передан в суд оригинал документа, а копии этого документа, представленные лицами, участвующими в деле, не тождественны между собой и невозможно установить подлинное содержание первоисточника с помощью других доказательств.

Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Анализ обстоятельств дела в их совокупности, а также доказательств, представленных по спору, позволяет суду оценить требования истца правомерными, подтвержденными представленными материалами дела.

В процессе рассмотрения дела судом установлено, что ответчик продолжает использовать товарный знак истца с внесением в используемое им спорное обозначение минимальных изменений.

Как пояснял в судебных заседаниях ответчик, им сохраняется вывеска на офисе предпринимателя со спорным обозначением.

Кроме того, суд учитывает, что между индивидуальным предпринимателем Радионовым Дмитрием Олеговичем ранее был заключен договор оказания услуг N 104 от 16.07.2018, согласно которому предприниматель предоставил ответчику, в том числе, право на использование коммерческого обозначения "Гильдия: Печати и штампы" (п. 1.1 договора), а также право на использование товарного знака "Гильдия" (п. 8.1, 8.2 договора), п 6 которого был прямо установлен запрет на дальнейшее использование ответчиком товарного знака "Гильдия".