Решение Арбитражного суда города Москвы

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

РЕШЕНИЕ

от 20 марта 2023 года Дело N А40-191794/2022

Резолютивная часть решения объявлена 21 февраля 2023года

Полный текст решения изготовлен 20 марта 2023 года

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Судьи Крикуновой В.И., единолично,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании рассмотрев дело по иску

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВО ЭКТИВ" (119421, ГОРОД МОСКВА, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, ДОМ 111, КОРПУС 1, ЭТ 3 ПОМ 26 ОФ 35, ОГРН: 1197746702020, Дата присвоения ОГРН: 02.12.2019, ИНН: 7728492953, КПП: 772801001)

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР" (129272, МОСКВА ГОРОД, ТРИФОНОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 57А, ЭТАЖ/ОФИС 5/5-12, ОГРН: 1197746708917, Дата присвоения ОГРН: 04.12.2019, ИНН: 9702011190, КПП: 770201001)

третье лицо: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮМАНИ" (115035, ГОРОД МОСКВА, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 82, СТРОЕНИЕ 2, ОГРН: 1127711000031, Дата присвоения ОГРН: 02.08.2012, ИНН: 7750005725, КПП: 770501001)

о защите исключительных прав

при участии: согласно протоколу;

УСТАНОВИЛ:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВО ЭКТИВ" (далее - истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с иском к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМЬЕР" (далее - ответчик), при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЮМАНИ" (далее-третье лицо) о взыскании убытков в виде упущенной выгоды в размере 14 950 230 руб., компенсации расходов по созданию и продвижению брендов (Товарных знаков) на 03.06.2022 г. в размере 4 787 050 руб., стоимости права использования Товарных знаков на 03.06.2022 г., которая при сравнимых обстоятельствах взимается за использование товарных знаков при оказании услуг посредством сети Интернет, по ставке роялти в размере 9, 3 % от базы роялти в размере 166 305 018 руб. (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49 АПК РФ)

Истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика и третьего лица, надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания.

Рассмотрев материалы дела, заслушав представителей сторон, оценив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности на основании ст. 71 АПК РФ, арбитражный суд установил, что требования истца не подлежат удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВО ЭКТИВ" является правообладателем Товарных знаков N 813034 (дата приоритета 11.12.2019, срок действия до 11.12.2029), зарегистрированного в отношении товаров и услуг 38 класса МКТУ, и N 795294(дата приоритета 02.10.2020, срок действия до 02.10.2030) , зарегистрированного в отношении товаров и услуг 25, 34, 38, 41, классов МКТУ.

Как указал истец, в обоснование исковых требований, с 26.04.2022 в адрес Истца стали поступать претензии потребителей, о том, что с их банковских карт списываются деньги с банковских карт в пользу платформы EV08. Обращения содержали требования возврата денег, отмену подписок, указанием на то, что подписки в нашем сервисе не оформлялись.

К обращениям прикреплялись платежные документы. Детали операций: сумма - 199, 00 руб.; тип - Оплата товаров и услуг; описание - EVO8 Gorod Moskva RUS

Обратившиеся потребители не являются клиентами Истца; Истцом подобные транзакцией не осуществлялись; электронные чеки содержат Товарные знаки истца; платежи списывались в пользу ООО "ПРЕМЬЕР", ИНН 9702011190, https://premier.one ("Ответчик")

ООО "ПРЕМЬЕР", по мнению Истца, нарушило его исключительные права на вышеуказанные товарные знаки путем реализации услуг, с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками ООО "ЭВО ЭКТИВ".

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.

Претензионный порядок соблюден.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи.

Пунктом 2 названной статьи предусмотрено, что исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения спорного товарного знака и противопоставленных обозначений по всем критериям, предусмотренным законом и другими нормативно-правовыми актами, с учетом выработанных судебной практикой подходов, представленных сторонами доказательств и доводов по своему внутреннему убеждению в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься в качестве соответствующего товарного знака, или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом.

При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ исключительные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе требовать от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака.

В соответствии с частью 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Так, в соответствии с подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

Как следует из пунктов 59, 61, 62 постановления N 10 компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Как разъяснено в пункте 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой ГК РФ", согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Ответчик, возражая против удовлетворения исковых требований указал, что между Ответчиком и Третьим лицом (ООО НКО "ЮМани") путем присоединения к Правилам был заключен договор об информационно-технологическом взаимодействии при осуществлении переводов N НЭК.143935.01 от 12.03.2020 г. (далее - Договор с ответчиком) на прием платежей на сайте https://premier.one в оплату услуг онлайн-кинотеатра.

В соответствии с п. 2 Соглашения об общих условиях регистрации и использования сервисов (https://yoomoney.ru/page-id::=525698) ООО НКО "ЮМани" предлагает Клиентам доступ к широкому спектру сервисов, включая использование электронных средств платежа, осуществление переводов без открытия банковского счета, передачу распоряжений банкам-партнерам на осуществление переводов, в том числе с использованием банковских карт, размещения и хранения разного рода информации и материалов (контента), персонализации контента и т. д., а также сервисов, специально предназначенных для использования юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Следовательно, Ответчик, в формировании чека участвует ограничено, а данные в чеки, в том числе для поля "Оплата товаров и услуг", подгружаются автоматически из базы данных без участия Ответчика, данный факт так же подтверждается отзывом, предоставленным Третьим лицом.

Ответчик, при осуществлении коммерческой деятельности использует товарный знак N 876275, именно данное обозначение размещено на официальном сайте (https://prernier.one/) а так же в фирменном приложении, находящиеся в общем доступе (https://play.google.com/store/apps/details-id:=gpm.tntpremier&hl=ru&gl=US).

Согласно отзыву на исковое заявление, который был предоставлен третьим лицом ООО НКО "ЮМани" при регистрации магазина на стороне банка - эквайера по запросу НКО магазину присваивается платежный дескриптор, который и выводится в чеках /смс и выписках банка. То есть значение платежного дескриптора не определяется магазином.

Платежный дескриптор - это способ отображения названия компании в чеках, смс, выписке по карте, который настраивается при создании учетной записи магазина в платежной системе.

Дескриптор содержит так называемый Merchant name, торговое название компании, которое определяется либо контрагентом на стадии подключения, либо меняется в процессе работы с ним, а если сам контрагент не предпочел никого дескриптора, то это поле при регистрации заполняется автоматически по своим техническим критериям, например, берется часть доменного имени сайта контрагента. Таким образом, дескриптор не связан с использованием товарного знака в коммерческих целях и является исключительно техническим параметром, используемым банком - эквайером в информационных целях. Более того, дескриптор - это переменная, то есть сегодня это значение у истца может быть равно EV08, а завтра Эво Эктив 1, например.

В рассматриваемом случае в качестве Merchant name для отображения дескриптора в чеках истца было использовано обозначение evo8, известное также в качестве названия домена истца.

Третье лицо указало, что при регистрации новых терминалов ответчика из-за технического сбоя в систему банка-эквайера прогрузились данные дескриптора истца.

При этом все платежи в пользу ответчика были зачислены ему в полном объеме. Ни один платеж не был ошибочно зачислен в пользу истца, ошибка выдавалась только при формировании чека / в смс в виде неверного дескриптора, что в целом не повлияло на оплату товаров / услуг ответчика и пользование этими услугами плательщиками. Доказательств обратного истцом в материалы дела не представлено.

Электронные чеки об оплате в пользу ответчика с ошибочным обозначением истца формировались по всем операциям в период с даты регистрации новых терминалов и до момента исправления ошибки банком-эквайером: с 14.04.2022 года по 02.06.2022 года. Довод истца о том, что указанная ошибка имела место уже в период с 04.04.2022 не влияет на ее природу.

Ответчик при осуществлении приема платежей на своём сайте направляет электронные чеки, для чего он интегрируются с соответствующей онлайн-кассой. Данные в чеки, в том числе для поля "Оплата товаров и услуг", подгружаются автоматически из базы данных без участия ответчика.

Судом установлено, что указанное в чеках обозначение "EVO8" сходно с товарными знаками истца по фонетическому, семантическому и графическому признакам.

Между тем, с учетом изложенного выше, указание данного обозначения в чеке не индивидуализирует какие-либо товары, услуги, либо лицо, оказывающее услуги и не является самостоятельным способом использования товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ.

Отображение обозначения "EVO8" в чеке не может быть признано использованием этого обозначения для индивидуализации оказываемых ответчиком услуг.

ООО "ПРЕМЬЕР" не использовало товарный знак истца для индивидуализации товаров и услуг, в том числе, поскольку не участвует в формировании чеков, которые послужили основанием для обращения с настоящим исковым заявлением. Доказательств обратного в материалы дела не представлено. Доказательств использования спорного товарного знака именно истцом непосредственно при оказании услуг истец не представил.

Таким образом требование о взыскании компенсации стоимости права использования Товарных знаков удовлетворению не подлежит.

Также истцом заявлено требование о взыскании убытков в виде упущенной выгоды в размере 14 950 230 руб., а также расходов по созданию и продвижению брендов (Товарных знаков) на 03.06.2022 г. в размере 4 787 050 руб.

По мнению истца в результате указания в платежных документах обозначения сходного до степени смешения с товарным знаком истца пострадала его деловая репутация, так как в информационно-телекоммуникационной сети интернет появились отзывы, порочащие его деловую репутацию.

Суд считает необходимым отметить, что требование о компенсации репутационного вреда является производным от требования о защите деловой репутации, в связи с чем оно не подлежит удовлетворению ввиду отсутствия совокупности условий для их удовлетворения.

Ответчиком не было распространено в отношении деятельности истца каких-либо сведений, не соответствующих действительности и порочащих его деловую репутацию, ущерб деловой репутации истца в результате действий ответчика не подтвержден материалами дела.

В силу пункта 2 статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации для удовлетворения требования о возмещении убытков лицо, требующее их возмещения, должно доказать факт нарушения обязательства, наличие причинной связи между допущенным нарушением и возникшими убытками, а также их размер.