Решение от 22 августа 2013 года №А76-10794/2013

 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
454000, г. Челябинск, ул. Воровского, 2
 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
РЕШЕНИЕ
 
    город Челябинск
 
    22 августа 2013 года                                                  Дело № А76-10794/2013
 
    Резолютивная часть решения оглашена 22 августа 2013г.
 
    Решение в полном объеме изготовлено 22 августа 2013г.  
 
    Судья Арбитражного суда Челябинской области Мухлынина Л.Д., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания Рябченко И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску
 
    БАЙЕРШИЕ МОТОРЕН ВЕРКЕ АКЦИЕНГЕЗЕЛЬШАФТ, г. Мюнхен Германия
 
    к Индивидуальному предпринимателю Абожику Борису Ивановичу, г. Челябинск, о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак, о запрете использования товарного знака
 
    при участии представителей:
 
    истца: Полянко А.А., действующего на основании доверенности от 17.04.2013
 
    ответчика: Казанцева М.И., действующего на основании доверенности от 25.07.2013
 
У С Т А Н О В И Л:
 
    Как следует из материалов дела, истец является обладателем исключительных прав на товарный знак «BMW» защищенный по 1-8,20-42 классу МКТУ, в том числе транспортные средства и их части, автомобильные аксессуары, на основании уведомления N 673219 от 26.03.1997 и № 663 925 от 22.12.1995 (л.д. 47-57, 61-65). Датой, с которой указанный товарный знак признан общеизвестным, является дата 26.03.1997, срок действия- 26.03.2017г.
 
    Зарегистрированный по указанному уведомлению товарный знак представляет собой обозначение- эмблема и словесное написание «BMW».
 
    В мае 2012г. истцу стало известно, что в принадлежащем ответчику автомагазине, расположенном в г. Челябинске по ул. Российская,59, предприниматель для индивидуализации реализуемых автомобильных запчастей и аксессуаров, а также для привлечения потребителей разместил вывески, на которых нанесены товарные знаки истца в виде эмблемы и словесного обозначения.
 
    Данное обстоятельство подтверждается протоколом осмотра наружной рекламы от 18.12.2012, составленным и заверенным нотариусом Коровиным Е.В. (л.д. 66-69).
 
    Полагая, что ответчиком нарушены исключительные права истца на товарный знак, выразившееся в использовании товарного знака в рекламных целях, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.
 
    Ответчик против удовлетворения требований возражал, ссылаясь на не доказанность истцом использования ответчиком товарного знака для индивидуализации товара либо рекламы другого товара. Считает, что истец злоупотребил правом, так как после введения товара в гражданский оборот, правообладатель не вправе предъявлять требования о незаконном использовании товарного знака.
 
    Правовым основанием требований являются положения 1229, 1233, 1484, 1301, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации
 
    Оценив совокупность имеющихся в деле доказательств, на основании статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения искового заявления.
 
    В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", с 01.01.2008 введена в действие часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующая отношения, связанные, в частности, с исключительными правами.
 
    Согласно статье 5 Вводного закона, часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до введения в действие части четвертой названного Кодекса, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения ее в действие. Права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, охраняемые на день введения в действие части четвертой Кодекса, продолжают охраняться в соответствии с правилами части четвертой названного Кодекса. Автор произведения или иной первоначальный правообладатель определяется в соответствии с законодательством, действовавшим на момент создания произведения.
 
    Поскольку правоотношения связанные с нарушением исключительных прав на товарный знак возникли после введения в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.12.2006 N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" к ним подлежит применению положения части четвертой Гражданского кодекса РФ.
 
    В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса РФ, товарные знаки и знаки обслуживания являются средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.
 
    Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя.
 
    В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ, на товарный знак признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В силу части 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
 
    Другие лица не могут использовать соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
 
    В соответствии с частью 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
 
    В силу части 2 статьи 1508, статьи 1509 Гражданского кодекса РФ, общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная настоящим Кодексом для товарного знака. Предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку означает признание исключительного права на общеизвестный товарный знак. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно.
 
    Согласно части 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
 
    Совокупность имеющихся в деле доказательств позволяет сделать вывод о принадлежности истцу товарного знака, а также использовании ответчиком сходного до степени смешения с товарным знаком истца обозначения в доменном имени.
 
    В соответствии с пунктом 13 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы.
 
    В подпункте 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 (далее - Правила), установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.
 
    В соответствии с пунктом 14.4.2.2 указанных Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (синематическим).
 
    В рассматриваемом случае словесное обозначение, принадлежащие истцу и используемое ответчиком в наименовании продаваемой продукции, обнаруживают звуковое сходство по всем признакам, предусмотренным пунктом 14.4.2.2 (а) Правил, имеют графическое сходство по признакам, предусмотренным пунктом 14.4.2.2 (б), как то: общее впечатление, алфавит, буквами которого написано слово (английский), смысловое сходство по пункту 14.4.2.2 (в) Правил в части заложенных понятий. Названное свидетельствуют о такой степени сходства, которая дает возможность потребителю воспринимать это обозначение тождественным товарному знаку, принадлежащему истцу.
 
    В соответствии с частью 3 статьи 1508 Гражданского кодекса РФ, правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя.
 
    Согласно пункту 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ, в случаях, предусмотренных названным Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
 
    Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса РФ, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.
 
    В данном случае истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании компенсации в размере 500 000 руб. и с требованием о запрете ответчику без разрешения правообладателя товарных знаков по международной регистрации № 673219 и № 663925 использовать указанные товарные знаки в отношении товаров и услуг, для которых данные товарные знаки зарегистрированы, в том числе на вывеске и в рекламе, расположенных по адресу г. Челябинск, ул. Российская,59.
 
    В силу пункта 4 указанной нормы права правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации:
 
    1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
 
    2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
 
    Согласно пункту 43.3 постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 N 29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление Пленума N 5/29), рассматривая дела о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, суд определяет сумму компенсации в указанных законом пределах по своему усмотрению, но не выше заявленного истцом требования. При этом суд не лишен права взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, но не ниже низшего предела, установленного абзацем вторым статьи 1301, абзацем вторым статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса Российской Федерации. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.
 
    Низший предел размера взыскиваемой судом компенсации, установленный абзацем 2 статьи 1301, абзацем 2 статьи 1311, подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 или подпунктом 1 пункта 2 статьи 1537 Гражданского кодекса РФ, составляет 10 000 руб.
 
    При определении размера компенсации суд, учитывая, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, принимает решение, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
 
    Между тем, при обращении в суд с настоящим иском истцом не учтено следующее:
 
    Заявляя о длительности использования ответчиком товарного знака на вывеске магазина, истец, тем не менее, данное обстоятельство документально не подтвердил.
 
    Претензия, в которой истец проинформировал ответчика о нарушении исключительного права на товарный знак, в материалах дела отсутствует. Как пояснил представитель истца, при подаче иска, не усматривалась необходимость представления иных доказательств, кроме уже представленных с иском.
 
    Проток осмотра от 18.12.2012 свидетельствует о том, что по состоянию на 18.12.2012 на фасаде магазина имелись спорные обозначения, но когда они появились, истец не выяснял.
 
    Ответчиком в материалы дела представлены договор № 25 от 20.12.2012 с ООО «ПРОНТО» на изготовление вывески «Автомагазин», акт № 2 от 16.01.2013 выполненных работ, что свидетельствует о том, что в январе 2013г. спорная вывеска была снята ответчиком. Из пояснений истца в ходе судебного разбирательства установлено, что наличие на фасаде магазина оспариваемой вывески на момент рассмотрения настоящего дела, истцом не проверялось. 
 
    Следовательно, достоверно установить, что ответчик использовал товарный знак с мая 2012г. по настоящее время не представляется возможным. То есть не доказан факт длительности нарушения права, а следовательно, и использование товарного знака истца ответчиком на дату принятия настоящего решения. Данное обстоятельство исключает возможность удовлетворения требования истца в части запрета на использование товарного знака на вывеске и в рекламе, расположенных на здании по ул. Российской,59.  
 
    Кроме того, при отсутствии доказательств длительного использования товарного знака, истцом не обоснован и размер компенсации.
 
    В силу пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.
 
    Согласно ст. 1487 Гражданского кодекса РФ, не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.
 
    Ссылаясь на то, что товарный знак используется ответчиком для индивидуализации реализуемых им товаров- запчастей и аксессуаров, доказательств того, что ответчик реализует контрафактную продукцию, имеющую спорные обозначения и которая в установленном законом порядке не была введена в гражданский оборот на территории Российской Федерации, истец суду не представил.
 
    Кроме того, используя товарный знак в рекламе на фасаде своего магазина, предприниматель лишь сообщал о том, что у него имеется ассортимент запасных частей к автомобилям, в том числе и к автомобилям "BMW", при этом изображение товарного знака в виде графического и буквенного изображения не использовалось для индивидуализации другого товара. Кроме того, судом установлено, что истцом не установлено, какой именно товар реализуется ответчиком, а также способ его приобретения.
 
    Таким образом, указание на фасаде здания на буквенное и графическое изображение товарного знака истца ответчиком, в данном случае нельзя рассматривать как рекламную акцию (индивидуализация товара), а лишь как средство идентификации продукции.
 
    При указанных обстоятельствах, истцом не доказано, что действия предпринимателя носят характер противоправного посягательства на его исключительное право, в связи с чем, иск не подлежит удовлетворению.
 
    Государственная пошлина за рассмотрение дела  распределению в порядке ст. 110 АПК РФ не подлежит, в связи с тем, что решение принято не в пользу истца. 
 
    Руководствуясь ст.ст. 110, 156, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
Р Е Ш И Л:
 
    В удовлетворении исковых требований отказать.
 
    Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.
 
Судья                                                                                Л.Д. Мухлынина
    Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
 
 
    Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aas.arbitr.ru или Федерального арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.