Решение от 13 мая 2009 года №А34-4474/2008

 
    Арбитражный суд Курганской области
 
    г. Курган, ул. Климова № 62
 
Именем Российской Федерации
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
 
    13 мая  2009 года                                                    Дело № А34-4474/2008
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена 5 мая 2009 года.
 
    Полный текст решения изготовлен 13 мая 2009 года.
 
 
    Судья  Пирогова Л. П.
 
    при ведении протокола помощником судьи Воинковой С.А.
 
    рассмотрев в судебном заседании дело по иску
 
    общества с ограниченной ответственностью «Обнинскоргсинтез»
 
    к предпринимателю Боровику Роману Федоровичу
 
    об обязании прекратить незаконное использование товарного знака, взыскании денежной компенсации в сумме 1.000.000 рублей, изъятии из оборота и уничтожении за счет нарушителя контрафактного товара, этикеток и упаковки товара
 
    при участии в заседании
 
    от истца: Давиденко Н.Ф. – представитель по доверенности от 27.10.2008
 
    от   ответчика: Тарунин И.Ю.- представитель  по доверенности от 03.10.2008
 
 
у с т а н о в и л:
 
 
 
    общество «Обнинскоргсинтез» обратилось в Арбитражный суд Курганской области с иском с учетом уточнения требований в порядке, предусмотренном статьей 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) к предпринимателю Боровику Роману Федоровичу о защите исключительных прав на товарный знак N 306118 в виде обязания прекратить незаконное использование товарного знака; изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактного товара, этикеток и упаковки товара; взыскания 1.000.000 рублей компенсации в соответствии со статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.
 
    Ответчик против иска возражает, ссылаясь на  то, что на упаковке продаваемой предпринимателем Боровиком Р.Ф. продукции используется обозначение, не тождественное товарному знаку истца. Истцом не проведен комплексный анализ сходства товарного знака и обозначения, используемого ответчиком, учитывающий не только фонетическое сходство, но и визуальные, графические различия. Заключение эксперта Борисова Э.В. истец оценивает, как сомнительное, просит назначить по делу  повторную экспертизу.
 
    Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы лиц, участвующих в деле, суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований.
 
    Как следует из материалов дела обществу «Обнинскоргсинтез» выдано свидетельство N 306118 на товарный знак (знак обслуживания)       СИНТЕК
 
    SINTEKс приоритетом товарного знака 28.10.2005 в отношении товаров и услуг 01 класса  Международной классификации товаров и услуг (том1, лист дела №9).
 
    Общество «Обнинскоргсинтез», обнаружив, что предприниматель Боровик Р.Ф.  предлагает к продаже и продает антифризы, тосол, тормозные жидкости под обозначением SIBTЭК, (пластиковая бутылка с охлаждающей жидкостью Тосол и два чека приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств определением от 10.11.2008 – том 1, лист дела №99), и считая данное обозначение сходным до степени смешения с товарным знаком  N 306118, направило в адрес предпринимателя Боровика Р.Ф. уведомление без номера и даты (лист дела №№15-16) о прекращении незаконного использования чужого товарного знака. Доказательств получения указанного уведомления предпринимателем Боровиком Р.Ф. истцом  в материалы дела не представлено (в деле имеется почтовая квитанция от 14.03.2008 – том1, лист дела № 17, которая не может свидетельствовать об отправке  в адрес ответчика уведомления, поскольку документ не содержит даты его изготовления).
 
    Ссылаясь на то, что незаконное использование обозначения SIBTЭК, предпринимателем Боровиком Р.Ф. не прекращено, общество «Обнинскоргсинтез» обратилось с настоящим иском в арбитражный суд.
 
    В соответствии со статьями 1, 3 Закона «О товарных знаках» товарным знаком и знаком обслуживания признаются обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.
 
    По смыслу статьи 4 Закона «О товарных знаках» правообладатель вправе использовать товарный знак и запрещать незаконное использование товарного знака другими лицами. Под незаконным использованием подразумевается использование без разрешения правообладателя в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака или сходного с ним до степени смешения обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, в том числе на товарах, на этикетках, на упаковках этих товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации.
 
    Как установлено судом, право истца на товарный знак N 306118 подтверждается материалами дела. Товарный знак, зарегистрированный обществом «Обнинскоргсинтез», представляет собой  комбинацию из двух слов        СИНТЕК
 
    SINTEK.
 
    Словесное обозначение написано печатными заглавными буквами одного размера черного цвета. Слово СИНТЕК выполнено  буквами русского алфавита, слово SINTEKвыполнено буквами английского алфавита.
 
    Из материалов дела видно, что на этикетке охлаждающей жидкости тосол производства (расфасовки) предпринимателя Боровика Р.Ф. содержится словесное обозначение SIBTЭК, написанное на сине-красном фоне печатными   заглавными буквами  разного размера, белого цвета. Словесное обозначение  заключено в продолговатый прямоугольник, выполненный линиями синего и белого цветов. Слово SIBTЭК выполнено буквами различных алфавитов.
 
    Судом  в соответствии со статьей 82 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по ходатайству истца и отсутствием возражений со стороны ответчика (том 1, листы дела №№134-135) определением от 03.02.2009 (том 1, листы дела №№138-139) была назначена экспертиза. Перед экспертом  поставлены вопросы о том,  является ли используемое ответчиком на упаковке продукции обозначение SIBTЭК сходным до степени смешения с зарегистрированным за истцом товарным знаком    СИНТЕК
 
    SINTEKпо свидетельству № 306118 и если является, то по каким признакам: звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) или смысловым (семантическим) достигается это сходство? Является ли продукция, маркированная обозначением SIBTЭК, однородной с товарами 1 класса МКТУ для которой зарегистрирован товарный знак  СИНТЕК
 
    SINTEK?
 
    По результатам проведенной экспертизы (экспертное заключение в деле – том 1, листы дела №№145-151), эксперт сделал вывод о том, что наличие сходных звуковых признаков сравниваемых словесных обозначений  позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца. Эксперт исходил из того, что словесное обозначение SIBTЭК подлежит сравнению  со словесным элементом  товарного знака истца.  При этом, эксперт в пункте 7.5.1 заключения указал, что  по всем признакам, используемым в рекомендованной методике фонетического (звукового) сравнения на тождество и сходство до степени смешения одного из словесных элементов товарного знака SINTEKи обозначения  SIBTЭК, выявлено либо полное, либо близкое сходство. То есть, выводы эксперта сделаны на   предположениях, поскольку при ответе на поставленные вопросы о сходности до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным знаком истца эксперт руководствовался не столько точными данными, сколько оценочными категориями.
 
    Согласно статей 71, 86 Арбитражного процессуального кодекса РФ  заключение эксперта исследуется наряду с другими доказательствами по делу, никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Оценив в совокупности представленные сторонами документы, суд сходит из того, что имеющиеся в материалах дела доказательства свидетельствуют о нетождественности обозначения, используемого ответчиком, и товарного знака, зарегистрированного истцом, а также об отсутствии между ними сходства до степени смешения.
 
    Согласно пункту 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05 марта 2003 года N 32 (далее - Правила), обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.  Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.
 
    Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах «а», «б», «в», «г» пункта 14.4.2.2 Правил.
 
    Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 «а» Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.
 
    В соответствии с пунктом 14.4.2.2 «б» Правил графическое сходство словесных обозначений определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.
 
    Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 «в» Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.
 
    В силу пункта 14.4.2.2 «г» Правил признаки, перечисленные в подпунктах "а", "б", "в" пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
 
    В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.
 
    Суд пришел к выводу об отсутствии совокупности необходимых условий для удовлетворения заявленного требования.
 
    Методические рекомендациипо отдельным вопросам экспертизы заявок на регистрацию товарных знаков, утвержденные приказом Роспатента от 27.03.1997 №26 в пункте 6.3 содержат положение о том, что изобразительный элемент комбинированного обозначения также может играть существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесным элементом. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности. Необходимо учитывать, что вследствие комбинирования словесного и изобразительного элементов сходство элементов (только словесных или только изобразительных) может быть ослаблено.  
 
    Анализ графических изображений на этикетках  позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения товарного знака истца и обозначения, используемого ответчиком.  Суд исходит из того, что в оформлении этикеток товаров класса 01 МКТУ (приобщены к материалам дела в качестве вещественных доказательств определением от 09.12.2008 - том 1, листы дела №№104-108) истцом используется слово SINTEK, а в обозначении ответчика помимо словесного элемента используется графическое изображение, выполненное  тремя цветами – белым, голубым и красным. Слово SIBTЭК  написано оригинальным  шрифтом (буквами разной высоты, разных шрифтов и алфавитов). Слово SINTEKнаписано обычным одинаковым шрифтом. Этикетки истца имеют сходный стиль оформления, отличный от того стиля, в котором выполнена этикетка ответчика. Иначе расположены сведения о  товаре,  информация о производителе продукции. В графической составляющей обозначения SIBTЭК  сделан акцент на цветовое изображение. Указанный в иске товарный знак истца  является словесным обозначением без индивидуализирующих его характерных особенностей, а именно: отсутствует специфическое графическое изображение в целом или каждой из используемых букв. Графическое сходство между товарным знаком и обозначением SIBTЭК отсутствует. Изобразительная часть словесно-изобразительного обозначения  SIBTЭК  обладает различительной способностью и является доминирующей в общем восприятии. Общее зрительное впечатление от комбинированного обозначения SIBTЭК определяется центральным элементом композиции - оригинальным графическим элементом, который занимает в обозначении доминирующее положение.
 
    Таким образом, указанные категории (товарный знак истца и обозначение ответчика) имеют существенные  различия с учетом важности изобразительного элемента в составе комбинированного обозначения SIBTЭК по сравнению со словесным товарным знаком истца, что полностью исключает возможность смешения данных категорий в их восприятии.
 
    При сравнении приобщенных к материалам дела пластиковой бутылки с  охлаждающей жидкостью тосол и этикеток истца (в качестве вещественных доказательств), суд не установил между ними сходства до степени смешения, способного ввести российского потребителя в заблуждение относительно принадлежности, качества и свойств сравниваемой продукции.
 
    Суд принимает во внимание отмеченные различия и  приходит к выводу о том, что обозначение SIBTЭК на этикетке охлаждающей жидкости Тосол не может ассоциироваться с товарами, изготавливаемыми обществом «Обнинскоргсинтез» и ввести потребителей в заблуждение по поводу товара и его изготовителя.
 
    В данном случае существенное значение имеет не только установление сходства до степени смешения по звуковым признакам товарного знака №306118 с обозначением SIBTЭК  при сопоставлении товарного знака истца и словесного обозначения, воспроизведенного на упаковке, используемой ответчиком, с точки зрения их графического и визуального сходства, но и должно учитываться основное правило, согласно которому вывод о нарушении исключительных прав истца на товарный знак делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое может сложиться у потребителей соответствующих товаров и услуг.
 
    Основное предназначение товарного знака - обеспечение потенциальному покупателю возможности отличить маркированный товар одного производителя среди аналогичных товаров другого производителя. Обозначение  ответчика, используемое им в качестве средства индивидуализации товаров, имеет различительную способность в силу сочетания формы, цвета и оформления.
 
    Изложенные обстоятельства, позволяют сделать  вывод о том, что  в сознании потребителей не происходит смешение сопоставляемых товарного знака SINTEKи обозначения SIBTЭК в гражданском обороте, и у потребителя не формируется представление о том, что  эти категории принадлежат одному и тому же производителю. Истцом не доказано возникновение для него негативных последствий, связанных с использованием ответчиком обозначения SIBTЭК.
 
    Таким образом, в удовлетворении требований общества «Обнинскоргсинтез» следует отказать.
 
    Ходатайство ответчика о назначении повторной экспертизы подлежит отклонению из-за отсутствия оснований, предусмотренных статьей 87 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
 
    Ответчиком в обоснование своего заявления о регистрации товарного знака SIBTЭК в суд представлена незаверенная ксерокопия  решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам с приложением заключения по результатам экспертизы. Подлинного документа либо надлежащим образом заверенной копии документа ответчик в настоящее время не имеет, поэтому ксерокопия документа во внимание судом не принята.  
 
    Расходы по государственной пошлине в сумме 20500 рублей относятся на истца на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ. При подаче иска истцом излишне оплачена государственная пошлина в сумме 9500 рублей по платежным поручениям № 945 от 04.06.2008 (1696 рублей), №464 от 14.03.2008 (3504 рублей), №994 от 29.08.2008 (13500 рублей), №463 от 26.09.2008 (11300 рублей), которая подлежит возврату из федерального бюджета РФ.
 
    Истцом в целях назначения по делу экспертизы на депозитный счет суда платежным поручением № 91 от 23.01.2009 (том 1, лист дела № 133) внесена сумма в размере 3000 рублей.  Вознаграждение эксперту согласно его заявлению (том 1, лист дела № 144) составляет 3000 рублей. Согласно статьи 109 Арбитражного процессуального кодекса РФ денежные суммы, причитающиеся экспертам выплачиваются с депозитного счета суда при выполнении ими своих обязанностей.
 
    Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
 
 
    р е ш и л:
 
 
    в иске отказать
 
    Выдать  обществу с ограниченной ответственностью «Обнинскоргсинтез» справку на возврат из федерального бюджета РФ излишне оплаченной государственной пошлины в сумме 9500 рублей.
 
    Выплатить с депозитного счета Арбитражного суда Курганской области вознаграждение эксперту Борисову Эдуарду Васильевичу в сумме 3000 рублей.
 
    Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Федеральный арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его вступления в законную силу через Арбитражный суд Курганской области.
 
    Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет - сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда http://18aac.arbitr.ruили Федерального арбитражного суда Уральского округа http://www.fasuo.ru
 
 
 
 
    Судья                                                                                 Л.П. Пирогова