Решение от 03 октября 2013 года №А07-8867/2012

 
 
    АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,
 
факс(347) 272-27-40, E-mail: info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/
 
ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001
 
 
Именем Российской Федерации
 
 
 
РЕШЕНИЕ
 
 
    г.Уфа                                                                  Дело № А07-8867/2012
 
    03 октября 2013
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена 26.09.2013
 
    Полный текст решения изготовлен 03.10.2013
 
 
 
    Арбитражный суд Республики Башкортостан  в лице судьи Шагабутдиновой З.Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фахретдиновой Ю.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску
 
    Общества с ограниченной ответственностью «Внешхимопт» (ОГРН 1025203016959)
 
    к открытому акционерному обществу  «Амзинский лесокомбинат» (ОГРН 1030203262319)
 
    о защите исключительного права на изобретение
 
    при участии в судебном заседании:
 
    от истца – Вайтович В.А, доверенность от 15.05.2013 г.; Дубиновский А.М., доверенность от 15.05.2013 г.
 
    от ответчика – Гончаренко К.С., доверенность от 18.03.2013 г., Гребнев А.Н.. доверенность от 19.09.2013 г.; Назарова И.В.,. по доверенности от 26.09.2012, Мустафин А.Ф., доверенность от 26.09.2012 г., Рябинин П.В., доверенность от 10.02.2013 г.;
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
    Общество с ограниченной ответственностью «Внешхимопт» обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к открытому акционерному обществу  «Амзинский лесокомбинат» о защите исключительного права на изобретение «Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента» (патент № 2292317).
 
    Ответчик отзывом исковые требования не признает, указывая на то, что  ОАО «Амзинский лесокомбинат» разработало свое - ТУ-2453-007-31235731-09 и технологический регламент, за базу которого бралась разработка ЦНИЛХИ и ГУП «Амзинский лесокомбинат», в которых учитывались новые требования потребителей и наработки ОАО «Амзинский лесокомбинат» по усовершенствованию способа получения Смолы Древесной Омыленной. В удовлетворении исковых требований просит отказать.
 
    В обоснование исковых требований истец указывает на следующие обстоятельства.
 
    ООО «Внешхимопт» является патентообладателем на изобретение «Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента» (Патент № 2292317, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 27 января 2007 года (приоритет изобретения от 12 августа 2005 года, срок действия Патента - до 12 августа 2025 года).
 
    Данное изобретение применяется при изготовлении химического продукта под следующим названием: Смола Древесная Омыленная SDO-LP(позиционируется как смола древесная омыленная, пенообразующая, воздухововлекающая добавка, добавка в бетоны и т.п.).
 
    Истец отмечает, что продукт Смола Древесная Омыленная (SDO-LP) защищен Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) № 366514, зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 04 декабря 2008 года (приоритет товарного знака от 15 июня 2007 года, срок действия Свидетельства - до 15 июня 2017 года), выданным ООО «Внешхимопт».
 
    Ответчик - ОАО "Амзинский лесокомбинат" без разрешения патентообладателя изготавливает и реализует спорный продукт неограниченному кругу лиц, в том числе и истцу.
 
    Истец неоднократно обращался к ответчику с требованием прекратить незаконную реализацию продукта третьим лицам или заключить лицензионный договор. Однако все обращения истца были оставлены ответчиком без какого-либо ответа, а объемы реализации увеличены.
 
    Неоднократно ООО «Внешхимопт» обращалось и в правоохранительные органы с заявлениями об уголовном преследовании лиц, незаконно использующих вышеуказанное изобретение и вышеуказанный товарный знак.
 
    В возбуждении уголовных дел было отказано, но проведенными проверками органов МВД и Прокуратуры факты изготовления и распространения спорной продукции были установлены.
 
    Так, в ходе проверки, проведенной УВД города Нефтекамска (Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 04 февраля 2011 г.), были опрошены директор и главный инженер ОАО "Амзинский лесокомбинат", которые пояснили, что данное предприятие выпускало «Смолу Древесную Омыленную SDO-L» согласно ТУ 2453-013-10644738-00 с 2000 года, которое было разработано совместно с ООО «Внешхимопт». До этого с 1993 года по 2000 год ГУЛ "Амзинский лесокомбинат" выпускало продукцию «Смолу Древесную Омыленную СДО» согласно разработке ЦНИЛХИ. В октябре 2009 года ОАО "Амзинский лесокомбинат" после получения уведомления о том, что ООО «Внешхимопт» зарегистрировало товарный знак, прекратило выпускать «Смолу Древесную Омыленную SDO-L». Однако 28.10.2009 года ответчик разработал и зарегистрировал в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии ОГУ «ЦСМ Республики Башкортостан новые Технические Условия ТУ 2453-007-31235731-09 (введены впервые), на основании которых и выпускают сейчас продукцию  «Смола Древесная Омыленная».
 
    Истец считает данные объяснения не соответствующими действительности ввиду следующих обстоятельств.
 
    В 2000 году ООО «Внешхимопт» разработало Технические условия ТУ 2453-013-10644738-00 «Смола Древесная Омыленная SDO-L». На основании этих ТУ ООО «Внешхимопт» разработало и внедрило на предприятии ответчика Технический регламент производства Смолы Древесной Омыленной (SDO-L).
 
    30 марта 2001 года между ООО «Внешхимопт» и ОАО "Амзинский лесокомбинат" был заключен Договор № 8 на поставку Смолы Древесной Омыленной (SDO-L).
 
    В пункте 1.2 указанного Договора было, в частности, указано, что ООО «Внешхимопт» является разработчиком продукта и разработчиком направлений его применения в различных отраслях промышленности: в производстве строительных бетонов, в кожевенном производстве, в литейном производстве, в геологоразведочном бурении, в производстве целлюлозы. В этом же пункте Договора было также указано, что ООО «Внешхимопт» разработало и утвердило ТУ и получило полный комплект необходимой сопроводительной документации (санитарно-токсикологическое заключение, гигиенический сертификат, сертификат соответствия).
 
    Согласно п. 1.3 Договора ООО «Внешхимопт» получило эксклюзивное право закупки смолы SDO-Lу ответчика.
 
    Произведя необходимые платежи, в 2007 году ООО «Внешхимопт» по заявке от 2005 года получило патент на изобретение и каждый год оплачивает пошлину за поддержание патента в силе.
 
    Несмотря на указанные обстоятельства, истец указывает, что ответчик, используя изобретение истца, производит спорный продукт в объеме значительно большем, нежели поставляет истцу, и самостоятельно продает этот продукт неограниченному кругу лиц, причиняя таким образом значительные убытки истцу.
 
    Истец считает, что при производстве продукта «Смола Древесная Омыленная» ответчик использует каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения.
 
    Истец просит признать незаконным использование ОАО "Амзинский лесокомбинат" Патента № 2292317 на изобретение «Способ получения пенообразующеи добавки для строительных смесей на основе цемента» при производстве продукта «Смола Древесная Омыленная», обязать ОАО "Амзинский лесокомбинат" прекратить изготовление, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот
продукта «Смола Древесная Омыленная» без заключения лицензионного
договора с правообладателем Патента № 2292317 на изобретение «Способ
получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе
цемента»; обязать ОАО "Амзинский лесокомбинат" опубликовать за свой счет в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам решение арбитражного суда о нарушении ответчиком прав общества с ограниченной ответственностью "Внешхимопт" и неправомерном использовании ответчиком изобретения, охраняемого Патентом N 2292317 «Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента».
 
    Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 27 сентября 2012 г. назначена судебная патентно-техническая экспертиза, на разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы: содержится ли  в способе  изготовления продукта «Смола Древесная омыленная», применяемым открытым акционерным обществом  «Амзинский лесокомбинат» в соответствии с ТУ-24530-007-31235731-09 и технологическим регламентом № 2-47-09 каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте, содержащийся в патенте № 2292317 формулы изобретения, или эквивалентный  ему признак? Если признак эквивалентен, то с какой даты известна такая эквивалентность в данной области техники. Если вышеуказанный способ  изготовления  продукта  «Смола Древесная омыленная» не содержит какой-либо  признак  независимого  пункта формулы изобретения, защищенного Патентом № 2292317 или эквивалентный ему признак, то какой именно.
 
    Производство экспертизы поручено обществу с ограниченной ответственностью «Центр патентных  судебных экспертиз» (123100, г. Москва, Шмитовский проезд, 2, стр. 2 (23)).
 
    Определением суда от 27 сентября 2012 г. производство по делу приостановлено до получения результатов экспертизы.
 
    Определением суда от 01 апреля 2013 г. производство по делу возобновлено в связи с получением результатов экспертизы.
 
    В дельнейшем ответчик заявил ходатайство о назначении повторной экспертизы для разрешения вопроса об использовании ответчиком патента № 2292317 «Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента» при изготовлении им продукта «Смола Древесная омыленная». Проведение указанной экспертизы просил поручить ООО «Первая фирма Патентных поверенных».
 
    Определением суда от 28 мая 2013 г. назначена повторная судебная патентно-техническая экспертиза, на разрешение эксперта поставлены следующие вопросы: содержится ли  в способе  изготовления продукта «Смола Древесная омыленная», применяемым открытым акционерным обществом  «Амзинский лесокомбинат» в соответствии с ТУ-24530-007-31235731-09 и технологическим регламентом № 2-47-09 каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте, содержащийся в патенте № 2292317 формулы изобретения, или эквивалентный  ему признак? Если признак эквивалентен, то с какой даты известна такая эквивалентность в данной области техники. Если вышеуказанный способ  изготовления  продукта  «Смола Древесная омыленная» не содержит какой-либо  признак  независимого  пункта формулы изобретения, защищенного Патентом № 2292317 или эквивалентный ему признак, то какой именно.
 
    Производство экспертизы поручено обществу с ограниченной ответственностью «Первая фирма Патентных поверенных» (450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, 14-86).
 
    В связи с получением результатом экспертизы производство по делу возобновлено определением суда от 29 августа 2013 г.
 
    Оценив представленные в деле доказательства с учетом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит заявленный иск обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
 
    Согласно заключению эксперта Общества с ограниченной ответственностью «Первая фирма Патентных поверенных» в способе изготовления продукта «Смола Древесная омыленная», применяемом открытым акционерным обществом «Амзинский лесокомбинат» в соответствии с ТУ- 24530-007-31235731-09 и технологическим регламентом № 2-47-09, а также в соответствии с Технологическим регламентом производства уксусной кислоты, древесной смолы № 2-80-12, содержится каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 2292317 формулы изобретения или эквивалентный ему признак, за исключением признака, касающегося показателя рН: в процессе изготовления продукта «Смола Древесная омыленная» на Амзинском лесокомбинате рН составил 8,32, в то время как по формуле изобретения рН находится в интервале 10-12. Эквивалентность признаков известна, по крайней мере, с 1997 года. Способ изготовления продукта «Смола Древесная омыленная», применяемый в соответствии с ТУ-24530-007-31235731-09 и технологическим регламентом № 2-47-09, а также в соответствии с Технологическим регламентом производства уксусной кислоты, древесной смолы № 2-80-12, не содержит признак пункта формулы изобретения, защищенного Патентом № 2292317, касающийся показателя рН или способ изготовления продукта «Смола Древесная омыленная», применяемый в соответствии с ТУ-24530-007-31235731-09 и Технологическим регламентом производства уксусной кислоты, древесной смолы № 2-80-12, но с повышением температуры омыления относительно технологического регламента № 2-47-09, не содержит признак пункта формулы изобретения, защищенного Патентом № 2292317, касающийся соблюдения температуры не выше 90°С.
 
    Из дополнения от 11 сентября 2013 г. к заключению патентно-технической экспертизы № 296/2013 от 25.07.2013 г., выполненный экспертом Сафиной М.Б. в порядке экспертной инициативы следует: 1. Вспособе изготовления продукта «Смола Древесная омыленная», применяемом открытым акционерным обществом «Амзинский лесокомбинат» в соответствии с ТУ- 24530-007-31235731-09 и технологическим регламентом № 2-47-09, а также в соответствии с Технологическим регламентом производства уксусной кислоты, древесной смолы № 2-80-12, содержится каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте № 2292317 формулы изобретения или эквивалентный ему признак, за исключением признака, касающегося показателя рН: в процессе изготовления продукта «Смола Древесная омыленная» на Амзинском лесокомбинате рН составил 8,32, в то время как по формуле изобретения рН находится в интервале 10-12. Эквивалентность признаков известна, по крайней мере, с 1997 года. 2. Способ изготовления продукта «Смола Древесная омыленная», применяемый в соответствии с ТУ-24530-007-31235731-09 и технологическим регламентом № 2-47-09, а также в соответствии с Технологическим регламентом производства уксусной кислоты, древесной смолы № 2-80-12, не содержит признак пункта формулы изобретения, защищенного Патентом № 2292317, касающийся показателя рН или способ изготовления продукта «Смола Древесная омыленная», применяемый в соответствии с ТУ-24530-007-31235731-09 и Технологическим регламентом производства уксусной кислоты, древесной смолы № 2-80-12, но с повышением температуры омыления относительно технологического регламента № 2-47-09, не содержит признак пункта формулы изобретения, защищенного Патентом № 2292317, касающийся соблюдения температуры не выше 90°С. Указанное в п.п.1-2 выводов отсутствие в Способе изготовления продукта «Смола Древесная омыленная», применяемом ответчиком в соответствии с ТУ-245 30-007- 31235731-09 и технологическим регламентом № 2-47-09, а также в соответствии с Технологическим регламентом производства уксусной кислоты, древесной смолы № 2-80- 12 признака «до рН 10-12» обусловлено сознательно заниженной ответчиком подачей едкого натра.
 
 
 
    Указанное в п.2 выводов отсутствие в Способе изготовления продукта «Смола Древесная омыленная», применяемом ответчиком в соответствии с ТУ-245 30-007-31235731-09 и Технологическим регламентом производства уксусной кислоты, древесной смолы № 2-80-12, но с повышением температуры омыления относительно технологического регламента № 2-47-09, признака «не выше 90°С» обусловлено сознательным отступлением ответчика от температуры 80-90°С, прописанной собственным технологическим регламентом № 2-47-09.
 
    В судебном заседании эксперт Сафина М.Б. пояснила, что дополнение в порядке  экспертной инициативы является составляющей частью экспертного заключения, в нем уточнено  чем обусловлено отсутствие  признаков «до РН 10-12», «не выше  до 90 градусов», а именно сознательно  заниженной ответчиком в первом случае подачи едкого натра, а во втором случае  отступление о от температуры 80-90 градусов, прописанной собственным технологическим регламентом № 2-47-09.
 
    Суд выслушав объяснения сторон,  пояснение эксперта, изучив материалы дела, считает исковые требования  обоснованными и подлежащими удовлетворению.
 
    В соответствии с о ст. 1358 Гражданского кодекса Российской Федерации патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящей статьи. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
 
    Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
 
    1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
 
    2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
 
    3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
 
    4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа.
 
    Изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
 
    Согласно ст. 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
 
    В соответствии с п.п. 1,5 ст. 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.
 
    Из экспертного заключения  и дополнения к нему следует использование ответчиком каждого признака изобретения, запатентованного истцом.
 
    Выводы эксперта не вызывают сомнений у суда.
 
    Согласно ч. 3 ст. 86 Гражданского кодекса Российской Федерации заключение эксперта оглашается в судебном заседании и исследуется наряду с другими доказательствами по делу. По ходатайству лица, участвующего в деле, или по инициативе арбитражного суда эксперт может быть вызван в судебное заседание. Эксперт после оглашения его заключения вправе дать по нему необходимые пояснения, а также обязан ответить на дополнительные вопросы лиц, участвующих в деле, и суда.
 
    По ходатайству истца в судебное заседание был вызван эксперт для дачи пояснений по следующим вопросам: от каких параметров могут зависеть показатели рН при изготовлении ОАО «Амзинский лесокмобинат» продукта «Смола Древесная омыленная», применяемом открытым в соответствии с  ТУ-24530-007-31235731-08 и технологическим регламентов № 2-47-09, а также в соответствии с Технологическим регламентов производства уксусной кислоты, древесной смолы № 2-80-12; могут ли показатели рН данного продукта зависеть от температурного режима производства, и если могут, то как это может быть объяснено с научной точки зрения; как в проведенном исследовании экспертом контролировались показатель рН исходного продукта, а также количество додавленной щелочи при проведении процесса нейтрализации  в исследованиях, проведенных 09 и 10 июля 2013 г.; могло ли увеличение количества добавленной щелочи в исследовании от 10 июля 2013 г. привести к увеличению показателей рН в произведенном продукте до значений 10-12.
 
    Эксперт подробно и последовательно ответил на поставленные вопросы, что нашло отражение в дополнении к экспертному заключению и в его пояснениях, данных в судебном заседании.
 
    Учитывая изложенное, суд признает требования истца обоснованными и подлежащими удволетворению.
 
    Государственная пошлина подлежит отнесению на ответчика в соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
 
Р  Е  Ш  И  Л:
 
 
 
    Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Внешхимопт» (ОГРН 1025203016959) удовлетворить.
 
    Признать незаконным использование Открытым акционерным обществом «Амзинский лесокомбинат» патента № 2292317 на изобретение «Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента» при производстве продукта «Смола Древесная Омыленная».
 
    Обязать Открытое акционерное общество «Амзинский лесокомбинат» прекратить изготовление, предложение к продаже, продажу и иное введение в гражданский оборот продукт «Смола Древесная Омыленная» без заключения лицензионного договора с правообладателем Патента № 2292317 на изобретение «Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента».
 
    Обязать Открытое акционерное общество «Амзинский лесокомбинат» опубликовать за свой счет в официальном бюллетене Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентами и товарным знакам решение Арбитражного суда РБ о нарушении ответчиком прав Общества с ограниченной ответственностью «Внешхимопт» и неправомерном использовании ответчиком изобретения, охраняемого Патентом № 2292317  Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента».
 
    Взыскать с Открытого акционерного общества «Амзинский лесокомбинат» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Первая фирма Патентных поверенных»  60 000 руб. расходы на проведение экспертизы.
 
    Взыскать с Открытого акционерного общества «Амзинский лесокомбинат» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Внешхимопт» 10 000 руб. расходы по госпошлине.
 
    Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.
 
    Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
 
    Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца содня вынесения решения (изготовления его в полном объеме). Подача жалоб осуществляется через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
 
    Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по адресу http://kad.arbitr.ru.
 
 
 
 
    Судья                                                                 З.Ф. Шагабутдинова