Решение от 07 октября 2013 года №А07-2000/2013

 
 
    АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,
 
факс(347) 272-27-40, E-mail: info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/
 
ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001
 
 
Именем Российской Федерации
 
РЕШЕНИЕ
 
 
    г. Уфа
 
    07 октября  2013 года                                                Дело № А07-2000/2013
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена 26.09.2013 г.
 
    Полный текст решения изготовлен 07.10.2013 г.
 
 
    Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Салиевой Л.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Палатовой Р.Р. рассмотрел в судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Стерлитамакский станкостроительный завод» (ИНН 0268022150, ОГРН 1020202080150) к обществу с ограниченной ответственностью «Внешнеторговая компания «Стерлитамакские станки» (ИНН 0268055444, ОГРН 1100268002581)
 
    при участии в судебном заседании представителя ответчика – Кондратьевой С.С. по доверенности от 25.12.2012.
 
 
    Открытое акционерное общество «Стерлитамакский станкостроительный завод» (далее – ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.», завод, истец) обратилось в Арбитражный суд Республики Башкортостан с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Внешнеторговая компания «Стерлитамакские станки» (далее – ООО «ВТК СТЕМА», ответчик) о взыскании компенсации за использование товарного знака в размере              5 млн.руб.
 
    Истец ссылается на то, что изображение зарегистрированного за ним товарного знака ответчик размещал на своих фирменных бланках, а также в сети Интернет для предложения своих услуг, реализовывал собственную продукцию под товарным знаком истца, с использованием товарного знака участвовал в тендерах на заключение государственных контрактов.
 
    Ответчик против иска возражает. Указывает на то, что истец сам принял решение о передаче ответчику всех функций по сбыту и реализации производимых истцом станков, между сторонами был заключен лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака на товарах и его упаковках, сопроводительной и деловой документации, а также в рекламе, вывесках, объявлениях. Кроме того, между истцом и ответчиком был заключен дилерский договор на реализацию продукции истца и выдан сертификат о назначении ООО «ВТК СТЕМА»  официальным представителем по продаже продукции, поставляемой истцом, с сохранением всех гарантийных обязательств. Ответчик не осуществлял производство продукции, а реализовывал товары, произведенные  ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.».
 
    Представитель истца в судебном заседании, в котором спор рассмотрен по существу, участия не принимал.
 
    Изучив материалы дела, суд УСТАНОВИЛ:
 
    Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 17.06.2010 за ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» был зарегистрирован товарный знак № 411250 по классам МКТУ: 06, 07, 35, 36, 39, 40, 42 (т. 1, л.д. 19).
 
    На заседании Наблюдательного совета ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» от 27.11.2010 было принято решение о передаче с декабря 2010 всех функций по сбыту и реализации производимых ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» металлорежущих станков ООО «ВТК СТЕМА». За ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» оставить только функции изготовителя этих станков (т.1, л.д. 37).
 
    08.12.2010 стороны заключили договор № 33-10/65 (т. 1, л.д. 45-47), согласно которому ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» (поставщик) обязуется изготовить и передать в собственность покупателю (ООО «ВТК СТЕМА») для целей дальнейшей реализации продукцию (металлорежущие станки всех моделей и модификаций, запасные части и узлы к ним, инструменты, технологические приспособления и т.д.), а покупатель обязуется уплатить поставщику полную стоимость проданной продукции.
 
    12.12.2010 между сторонами был подписан лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака № 411250 (т. 1, л.д. 38-42), по условиям которого ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» (лицензиар) предоставляет ООО «ВТК СТЕМА» (лицензиату) на срок действия договора за уплачиваемое лицензиатом вознаграждение неисключительную лицензию на использование товарного знака. Лицензиат получает право обозначать изготовленную и сбываемую продукцию согласно перечню товаров, указанных в свидетельстве на товарный знак. Лицензиат имеет право применять товарный знак как на товаре и его упаковке, так и на сопроводительной и деловой документации, на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе.
 
    Договор заключен на срок действия исключительного права на товарный знак. Вступает в силу с даты его регистрации в Федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
 
    Лицензиар оплачивает все пошлины, сборы, налоги и другие расходы, связанные с заключением, регистрацией и выполнением настоящего договора.
 
    Лицензиат выплачивает лицензиару лицензионное вознаграждение в виде единовременного платежа, размер которого составляет 10 000 руб. ежегодно, не позднее 31 декабря.
 
    Аналогичный по содержанию лицензионный договор был подписан между сторонами 02.08.2012 (т. 1, л.д. 14-17).
 
    Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 15.08.2012 по делу № А07-4656/2010 ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.
 
    29.10.2012  конкурсным управляющим в адрес ответчика направлено уведомление об отказе от исполнения лицензионно договора на использование товарного знака № 411250 (т. 1, л.д. 62).
 
    По заявлению конкурсного управляющего от того же числа прекращено делопроизводство по регистрации лицензионного договора о предоставлении права на использование товарного знака (т. 1, л.д. 13).
 
    Ссылаясь на незаконное использование ответчиком товарного знака № 411250, истец обратился в суд с настоящим иском.
 
    В качестве доказательств такого использования в материалы дела представлено заявление о процессуальном правопреемстве, изготовленное на фирменном бланке ответчика и поданное им в рамках  дела № А07-4656/2010 о банкротстве ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» (т.1, л.д. 18). Также истец указывает, что принадлежащий ему товарный знак ответчик использует при предложении услуг по разработке и внедрению технологических решений и осуществлении комплексных поставок металлообрабатывающих станков путем размещения информации в сети Интернет (http://www.elec.ru/catalog/vtk-stema/) (т. 1, л.д. 20).
 
    В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.
 
    Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 указанной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
 
    В силу подпункта 1 пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.
 
    Согласно положениям статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации, правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).
 
    Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
 
    К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами настоящего раздела и не вытекает из содержания или характера исключительного права.
 
    В соответствии с пунктом 1 статьи 1235, пунктом 1 статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
 
    В силу пункта 1 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
 
    Согласно правовой позиции, определенной в п. 50 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии со статьями 1232, 1369, 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации договор об отчуждении патента, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор и другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, подлежат государственной регистрации в Роспатенте и без указанной регистрации считаются недействительными.
 
    Доказательств того, что заключенный между истцом и ответчиком лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака № 411250 от 02.08.2012 был зарегистрирован, материалы дела не содержат. Соответствующий довод истца ответчиком не опровергнут.
 
    Факт размещения изображения спорного товарного знака на своем фирменном бланке, на котором изложено поданное в Арбитражный суд Республики Башкортостан заявление о процессуальном правопреемстве,  ответчик не отрицает. В ходе производства по делу пояснил, что прекратил использование товарного знака как только получил уведомление конкурсного управляющего ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.» об отказе от исполнения лицензионного договора, удалив его как с бланков, так и с сайта в сети Интернет.
 
    В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом и другими законами.
 
    Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 
    Пунктом 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
 
    1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
 
    2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
 
    В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
 
    Оценив совокупность представленных в деле доказательств, направленность воли правообладателя на передачу ответчику права на использование принадлежащего ему товарного знака, не реализованную в связи с отзывом конкурсным управляющим представленных для государственной регистрации лицензионного договора документов, отсутствием доказательств иного использования товарного знака кроме размещения его на фирменном бланке ООО «ВТК СТЕМА» и на сайте в сети Интернет, прекращение такого использования по первому требованию правообладателя (иного не доказано), суд пришел к выводу, что максимальный размер заявленной к взысканию с ответчика компенсации не отвечает требованиям разумности и справедливости.
 
    Довод истца, что ответчик в  2011 году получил чистую прибыль в размере 75 млн. руб. (что значительно превысило показатели предыдущего года), а сам истец понес убытки в размере 26 млн.руб. в результате использования принадлежащего ему товарного знака, не основан на доказательствах. Поскольку ООО «ВТК СТЕМА» в качестве юридического лица зарегистрировано только 03.11.2010, выводы о получении обществом в 2011 прибыли, значительно большей, чем в 2010, не может свидетельствовать, что прибыль получена исключительно или в большей степени в результате использования товарного знака истца.
 
    Не подтвержден допустимыми и относимыми доказательствами также довод истца, что ответчик осуществлял реализацию собственной продукции под товарным знаком истца; используя спорный товарный знак, участвовал в тендерах на право заключения госконтрактов, лишив тем самым возможности такого участия  ОАО «Стерлитамак-М.Т.Е.».
 
    Таким образом, суд, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, приняв во внимание характер допущенного ответчиком нарушения, степень вины нарушителя, исходя из принципов разумности и справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения, считает возможным уменьшить сумму компенсации до 50 000 рублей. При определении размера компенсации судом учтены разъяснения, изложенные в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».
 
    В связи с частичным удовлетворением заявленного иска расходы по госпошлине в соответствии с правилами статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации распределяются между сторонами пропорционально удовлетворенным требованиям.
 
    Руководствуясь ст. ст. 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
 
РЕШИЛ:
 
 
    Исковые требования открытого акционерного общества "Стерлитамакский станкостроительный завод" (ИНН 0268022150, ОГРН 1020202080150) удовлетворить частично.
 
    Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Внешнеторговая компания Стерлитамакские станки" (ИНН 0268055444, ОГРН 1100268002581) в пользу открытого акционерного общества "Стерлитамакский станкостроительный завод" (ИНН 0268022150, ОГРН 1020202080150) компенсацию за нарушение права на товарный знак в размере 50 000 руб.
 
    В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.
 
    Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Внешнеторговая компания Стерлитамакские станки" (ИНН 0268055444, ОГРН 1100268002581) госпошлину в доход федерального бюджета в сумме 480 руб.
 
    Взыскать с открытого акционерного общества "Стерлитамакский станкостроительный завод" (ИНН 0268022150, ОГРН 1020202080150) госпошлину в доход федерального бюджета в сумме 47 520 руб.
 
    Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу.
 
    Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.
 
    Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяца содня вынесения решения (изготовления его в полном объеме). Подача жалоб осуществляется через Арбитражный суд Республики Башкортостан.
 
    Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по адресу http://kad.arbitr.ru.
 
 
 
    Судья                                                                   Л.В. Салиева