Решение от 25 сентября 2013 года №А07-10845/2013

 
 
    АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,
 
факс(347) 272-27-40, E-mail: info@ufa.arbitr.ru, сайт http://ufa.arbitr.ru/
 
ОКПО 00068334, ОГРН 1030203900352 ИНН/КПП 0274037972/027401001
 
 
Именем Российской Федерации
 
 
 
РЕШЕНИЕ
 
 
    г.Уфа                                                                  Дело № А07-10845/2013
 
    25 сентября 2013
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена 18.09.2013
 
    Полный текст решения изготовлен 25.09.2013
 
 
 
 
    Арбитражный суд Республики Башкортостан в лице судьи Шагабутдиновой З. Ф., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фахретдиновой Ю.С., рассмотрев дело по иску
 
    Закрытого акционерного общества "Строительная фирма Метако"(ИНН 0274059542, ОГРН 1030203893125)
 
    к Обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Метако"(ИНН 0277118813, ОГРН 1110280059955)
 
    об обязании  прекратить использование фирменного наименования и  товарного знака,
 
    при участии в судебном заседании:
 
    от истца – Вайнштейн Е.С., доверенность от 23.11.2012 г.;
 
    от ответчика – Русаков Г.В., приказ № 1 от 08.12.2011 г., директор, Сенкевич А.К., ордер от 22.08.2013 г. № 03/550
 
 
установил:
 
    На рассмотрение Арбитражного  суда Республики Башкортостан поступило исковое заявление Закрытого акционерного общества "Строительная фирма Метако"(ИНН 0274059542, ОГРН 1030203893125) к Обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Метако"(ИНН 0277118813, ОГРН 1110280059955) об обязании  прекратить использование в своем фирменном наименовании фирменного наименования и товарного знака ЗАО «Строительная  фирма «Метако» путем внесения  изменений в учредительные документы ответчика об исключении из его наименования слова «Метако» и представления указанных изменений в регистрирующий орган с целью их государственной регистрации.
 
    Ответчик исковые требования не признает по изложенным в отзыве основаниям.
 
    Изучив материалы дела, выслушав представителей истца и ответчика, суд
 
УСТАНОВИЛ
 
 
    Как следует из материалов дела, ЗАО «Строительная фирма «Метако» зарегистрировано в качестве юридического лица 03.06.2008 Администрацией Кировского района г. Уфа Республики Башкортостан, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 1030203893126, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 01.03.2013 (т.1, л.д. 18).
 
    Полное наименование истца – Закрытое акционерное общество «Строительная фирма «Метако», сокращенное наименование -  ЗАО «Строительная фирма «Метако».  Место нахождения общества: 456510, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Юбилейная, д. 14/1. (п. 1.4 устава) (л.д. 45 оборотная сторона).
 
    Основным видом экономической деятельности ЗАО «Строительная фирма «Метако»  является производство строительных металлических конструкций, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления, услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования  общего назначения, не включенного в другие группировки, производство общестроительных работ по возведению зданий,  общестроительных работ по строительству  зданий и сооружений, не включенные в другие группировки, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических, штукатурных работ, производство столярных и плотнических работ, устройство покрытий полов и облицовка стен, производство стекольных работ,  молярных работ, производство прочих отделочных  и завершающих работ, оптовая торговля черными металлами в первичных формах, лесоматериалами.
 
    Истец является владельцем товарного знака (знак обслуживания) –  «МЕТАКОбыстровозводимые конструкции», зарегистрированным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 12.03.2007, о чем Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам выдано Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) №359267. Приоритет товарного знака установлен 12.03.2007. Срок действия регистрации товарного знака истекает 12.03.2017 ( л.д. 13).
 
    Общество с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания "Метако"зарегистрировано в качестве юридического лица 02.12.2011 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 39 по РБ, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц под основным государственным регистрационным номером 1110280059955, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 01.114.2012  (т.2, л.д. 11-19).
 
    Основным видом экономической деятельности Общества «Проектно – строительная компания «Метако» является производство общестроительных работ по возведению зданий, производство строительных металлических конструкций, предоставление услуг по ремонту и  техническому обслуживанию котлов центрального отопления,  услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления,  услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировку и, производство общестроительных работ по строительству прочих зданий и сооружений,  не включенных в другие группировки, устройство покрытий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных, электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических штукатурных, столярных и плотнических работ, устройство покрытий полов и облицовка стен, производство стекольных, малярных, прочих отделочных и завершающих работ, оптовая торговля черными металлами в первичных формах, оптовая торговля  лесоматериалами.
 
    Исковые требования предъявлены истцом на основании ст.ст. 1229, 1474, 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивированы тем, что  ЗАО «Строительная фирма «Метако»  является правообладателем товарного знака, исключительное право на который подтверждено Свидетельством на товарный знак (знак обслуживания) №359267. 
 
    В обоснование исковых требований истец ссылается на то, что 02 декабря 2011 г. в отсутствие права на использование товарного знака «Метако», с целью введения в заблуждение потребителей  о производителе продукции и работ по строительству, необоснованного получения преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, создано ООО «Проектно-строительная компания «Метако», основные виды деятельности которого определены - изготовление и поставка металлических конструкций каркаса и стен задний и сооружений, а также  деятельность по строительству объектов, аналогичные осуществляемым истцом деятельности.
 
    Истец отмечает, что не давал согласия ответчику использовать товарный знак Общества и ответчик нарушает его  исключительные права на зарегистрированный истцом товарный знак.  Использование фирменного наименования  и зарегистрированного товарного знака ЗАО «Строительная фирма «Метако» в фирменным наименовании ответчика нарушает его права и законные интересы в области осуществления  предпринимательской деятельности, поскольку вводит в заблуждение потребителей товаров и услуг ЗАО «Строительная фирма «Метако».
 
    Оценив представленные в деле доказательства, с учетом положений
ст. 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает, что заявленные требования обоснованны и подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
 
    Согласно п. 1 ст. 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) юридическое лицо имеет свое наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму.
 
    В силу п. 4 ст. 54 Кодекса юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование. Требования к фирменному наименованию устанавливаются ГК РФ и другими законами. Права на фирменное наименование определяются в соответствии с правилами раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации.
 
    В соответствии с п. 1 ст. 1473 ГК РФ юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.
 
    Юридическое лицо должно имеет полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке (п. 3 ст. 1473 названного Кодекса).
 
    На основании п. 1 ст. 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях в рекламе, на товарах или их упаковках.
 
    В силу п. 3 ст. 1474 ГК РФ не допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического лица.
 
    Как разъяснено в п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при применении данной нормы судам необходимо учитывать: защите подлежит исключительное право на фирменное наименование юридического лица, раньше другого включенного в реестр, вне зависимости от того, какое из юридических лиц раньше приступило к соответствующей деятельности.
 
    Также ст. 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой в параграфе 2 понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах. В силу названной международной нормы подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было образом вызывать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной и торговой деятельности конкурента.
 
    Юридическое лицо, нарушившее правила п. 3 ст. 1474 названного Кодекса, обязано по требованию правообладателя прекратить использование фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию правообладателя или сходного с ним до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, осуществляемым правообладателем, и возместить правообладателю причиненные убытки (Постановление Президиума ВАС РФ от 22.06.2010 N 4819/10).
 
    Из материалов дела следует, что ЗАО «Строительная фирма «Метако» зарегистрировано в качестве юридического лица 03.06.2008, то есть ранее, чем ООО "Проектно-строительная компания «Метако" -  02.12.2011.
 
    Из анализа представленных документов следует, что истец и ответчик осуществляют аналогичную по своему существу деятельность  - производство строительных металлических конструкций, предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию котлов центрального отопления, услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию паровых котлов, кроме котлов центрального отопления, услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования  общего назначения, не включенного в другие группировки, производство общестроительных работ по возведению зданий,  общестроительных работ по строительству  зданий и сооружений, не включенные в другие группировки, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство электромонтажных, изоляционных, санитарно-технических, штукатурных работ, производство столярных и плотнических работ, устройство покрытий полов и облицовка стен, производство стекольных работ,  малярных работ, производство прочих отделочных  и завершающих работ, оптовая торговля черными металлами в первичных формах, лесоматериалами.
 
    Таким образом, истец и ответчик занимаются аналогичными видами деятельности.
 
    При установлении обстоятельства сходства до степени смешения фирменного наименования ответчика и фирменного наименования истца, суд принимает во внимание следующее.
 
    В п. 13, 16, 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" разъяснено, что вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует. Неправомерным является использование не только тождественного, но и сходного фирменного наименования третьими лицами.
 
    Согласно пункту 1 статьи 6 ГК РФ в случаях, когда предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 2 настоящего Кодекса отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные отношения (аналогия закона).
 
    Из части 6 статьи 13 АПК РФ, следует, что в случаях, если спорные отношения прямо не урегулированы федеральным законом и другими нормативными правовыми актами или соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, арбитражные суды применяют нормы права, регулирующие сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии таких норм рассматривают дела исходя из общих начал и смысла федеральных законов и иных нормативных правовых актов (аналогия права).
 
    Исходя из смысла указанных норм права, аналогия закона может применяться лишь тогда, когда отношения прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон.
 
    Положения действующего законодательства не содержат норм, регулирующих способы установления тождественности фирменных наименований, вместе с тем такой порядок урегулирован в отношении иного объекта исключительных прав - товарного знака.
 
    Так, приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 утверждены Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, положения которых суд с учетом норм пункта 1 статьи 6 ГК РФ, части 6 статьи 13 АПК РФ считает возможным применить к рассматриваемым отношениям.
 
    В подпункте 14.4.2 названных Правил, установлено, что обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах; в случае если одно обозначение ассоциируется с другим обозначением в целом, несмотря на их отдельные отличия, они считаются сходными до степени смешения.
 
    В соответствии с пунктом 14.4.2.2 указанных Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым.
 
    В рассматриваемом случае словесное обозначение фирменного наименования истца и ответчика обнаруживает звуковое и смысловое сходство. Названное свидетельствует о такой степени сходства, которая дает возможность потребителю воспринимать фирменное наименование ответчика тождественным фирменному наименованию, принадлежащему истцу.
 
    Обстоятельство отсутствия полного текстуального совпадения наименований "Строительная фирма «Метако" и "Проектно-строительная компания «Метако» не может рассматриваться в качестве обстоятельства, исключающего нарушение ответчиком исключительных прав истца на фирменное наименование.
 
    Так, в фирменном наименовании ответчика доминирующим словесным элементом, указывающим на специфику деятельности организации, является слово "Метако", которое идентично фирменному наименованию истца. Имеющаяся в фирменном наименовании ответчика слова «Проектно-строительная компания» не влияет на тождество слов "Метако", используемых соответственно в наименовании истца и ответчика, и по существу не несет самостоятельной смысловой нагрузки.
 
    Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание совпадение территориальной и экономической сферы деятельности истца и ответчика, что может привести к смешению данных юридических лиц в хозяйственном обороте, суд приходит к убеждению о доказанности нарушения ответчиком исключительного права на фирменное наименование истца.
 
    В силу п. 1 ст. 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак согласно ст. 1481 ГК РФ. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации (п. 1 ст. 1482 Кодекса).
 
    На территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации (статья 1479 Гражданского кодекса РФ).
 
    Приоритет товарного знака устанавливается по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 1494 ГК РФ).
 
    Пункт 2 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ не содержит исчерпывающего перечня способов осуществления исключительного права на товарный знак и знак обслуживания для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых эти знаки зарегистрированы. В то же время перечень позволяет достаточно полно определить круг действий по использованию товарного знака, совершение которых другими лицами без разрешения правообладателя означает нарушение исключительного права последнего и влечет установленную законом ответственность.
 
    Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (п. 3 ст. 1484 Кодекса).
 
    Исходя из смысла ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность товаров ответчика.
 
    Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.
 
    Согласно п. 14.4.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента N 32 от 05.03.2003, при проверке на тождество и сходство необходимо произвести поиск тождественных и сходных обозначений, определить степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений, определить однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). При этом обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
 
    В соответствии с п. 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов. Вместе с тем, перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.
 
    Судом установлено, что товарный знак, принадлежащий истцу, представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавитов стандартным шрифтом. При этом словесный элемент "МЕТАКО"  размещен на белом фоне черным шрифтом.
 
    Доминирующим элементом словосочетания "МЕТАКО быстровозводимые здания" (товарный знак истца) является слово "МЕТАКО", используемое ответчиком обозначение ООО «МЕТАКО» имеет явное сходство с товарным знаком истца.
 
    Таким образом, из анализа товарного знака истца и используемое ответчиком обозначение ООО "МЕТАКО" следует, что данные обозначения вызывают одинаковое зрительное впечатление, устойчиво ассоциируются друг с другом, в связи с чем, будут смешиваться потребителем. Таким образом, имеется графическая (визуальная), смысловая (семантическая) и фонетическая схожесть до степени смешения товарных знаков истца и обозначения, используемого ООО "МЕТАКО".
 
    Таким образом, принимая во внимание, что фирменное наименование ЗАО  «Строительная фирма «Метако» и  его товарный знак – «МЕТАКО» и используемое ответчиком  в наименование ООО «Проектно-строительная фирма «Метако» и обозначение ООО «МЕТАКО» имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей, суд считает требования истца  обоснованными и подлежащими удовлетворению.
 
    Доводы ответчика,  о том, что словесное обозначение «МЕТАКО» является общепринятым сокращением сложносоставного слова «металлоконструкция» отклоняются поскольку правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и  знака обслуживания установлен заперт на регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью,  к  которой в частности могут относится обозначения товаров (работ, услуг) с применением общепринятых символов или терминов (п.2.3 правила, утвержденных Приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам № 32 от 05/03/2003 г.).
 
    Товарный знак ЗАО «Строительная фирма «Метако» зарегистрирован в установленным судом порядке  и прошел соответствующую экспертизу на предмет предоставления правовой защиты обозначению, не обладающему различительной способностью, которой использования в товарной знаке истца общепринятого  сокращения не установлено.  Регистрация в товарном знаке истца ответчиком в установленном порядке  н оспаривалась.
 
    В  соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по государственной пошлине возлагаются на ответчикав размере, установленном ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации.
 
    Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
 
РЕШИЛ:
 
 
    Исковые требования Закрытого акционерного общества "Строительная фирма Метако"(ИНН 0274059542, ОГРН 1030203893125) удовлетворить.
 
    Обществу с ограниченной ответственностью "Проектно-строительная компания Метако"(ИНН 0277118813, ОГРН 1110280059955) прекратить использование в своем фирменном наименовании фирменного наименования и товарного знака ЗАО «Строительная  фирма «Метако» путем внесения  изменений в учредительные документы об исключении из его наименования слова «Метако» и представления указанных изменений в регистрирующий орган с целью их государственной регистрации.
 
    Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.
 
    Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его  в  полном  объеме)  через  Арбитражный  суд  Республики Башкортостан.                                  
 
    Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru.
 
 
 
 
 
    Судья                                                                   З.Ф. Шагабутдинова