Дата принятия: 31 августа 2020г.
Номер документа: 20АП-1200/2020, А62-11559/2018
ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 августа 2020 года Дело N А62-11559/2018
Резолютивная часть постановления объявлена 24.08.2020
Постановление изготовлено в полном объеме 31.08.2020
Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего судьи Тучковой О.Г., судей Афанасьевой Е.И., Волковой Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем Прониной О.М., при участии от общества с ограниченной ответственностью "Белорусская производственная компания" - представителя Алещенковой В.В. (доверенность от 30.06.2019), в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, в том числе путем размещения информации на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, рассмотрев в открытом судебном заседании, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Белорусская производственная компания" на решение Арбитражного суда Смоленской области от 27.12.2019 по делу N А62-11559/2018 (судья Савчук Л.А.),
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Белорусская производственная компания" (ОГРН 1116732000329; ИНН 6732009595) обратилось в Арбитражный суд Смоленской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Тихвинский уездъ" (ОГРН 1136733001360; ИНН 6732054260) о понуждении уничтожить за счет ответчика имеющиеся этикетки продукции - гранатовый сок "Сады Азербайджана", выполненные на черном фоне со сводом арки желтого цвета и орнаментом в верхней и нижней части этикетки, сходные до степени смешения с товарным знаком N 465449, взыскании компенсации в размере 1 287 368 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак N 465448, расходов по уплате госпошлины в размере 13 000 руб. (с учетом заявления об уточнении исковых требований от 20.12.2019).
Решением суда от 27.12.2019 исковые требования удовлетворены частично. Суд обязал ООО "Тихвинский уездъ" уничтожить за свой счет имеющиеся в наличии этикетки продукции - гранатовый сок "Сады Азербайджана", выполненные на черном фоне со сводом арки желтого цвета и орнаментом в верхней и нижней части этикетки, сходные до степени смешения с товарным знаком N 465 448, взыскал с ООО "Тихвинский уездъ" в пользу ООО "Белорусская производственная компания" компенсацию в размере 150 000 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 9 015 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
Дополнительным решением от 31.01.2020 суд взыскал с истца в пользу ответчика расходы на проведение экспертизы в сумме 5 540 руб.
Не согласившись с вынесенным судебным актом, истец обратился в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит обжалуемое решение суда изменить в части размеров взысканной компенсации и судебных расходов. В апелляционной жалобе заявитель ссылается на неверное определение размера компенсации и судебных расходов.
Согласно части 5 статьи 268 АПК РФ в случае, если в порядке апелляционного производства обжалуется только часть решения, арбитражный суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой части, если при этом лица, участвующие в деле, не заявят возражений.
Поскольку апеллянт обжалует определение в части, а другие лица, участвующие в деле, возражений не заявили, суд апелляционной инстанции проверяет законность и обоснованность определения только в обжалуемой части.
Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, отзыва на нее, заслушав пояснения представителя истца, Двадцатый арбитражный апелляционный суд приходит к выводу о том, что решение в обжалуемой части подлежит изменению, а жалоба - удовлетворению по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, ООО "БПК" является правообладателем товарного знака N 465448, состоящего из арки желтого цвета на черном прямоугольнике с орнаментом по верхнему и нижнему краю и надписью "Дары Азербайджана" на основании договору об отчуждении исключительных прав от 19.12.2017 (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.08.2018 N РД 0262794) в отношении класса МКТУ 32. Ранее товарный знак использовался истцом в рамках договора от 16.06.2014 N 1, заключенного с ООО "БелАзАгротехсервис" (зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.10.2014 N РД 0160807).
В материалы дела представлены доказательства производства и реализации ответчиком гранатового сока с использование этикетки с надписью "Сады Азербайджана", указанное обстоятельство ответчиком не оспаривалось.
На основании ходатайств сторон определением суда от 15.03.2019 назначена экспертиза, производство которой поручено эксперту Ласунской Анастасии Владимировне (ООО "Азия-Патент") и повторная экспертиза определением от 10.07.2019, производство которой поручено эксперту Клюкину Вячеславу Вячеславовичу.
Согласно экспертному заключению эксперта Клюкина В.В. товарный знак по свидетельству N 465448 является комбинированным обозначением; словесные элементы "Дары Азербайджана" и "Сады Азербайджана", входящие в состав товарного знака и этикетки, являются сходными до степени смешения в целом; между графическими элементами товарного знака и этикетки имеется графическое сходство до степени смешения, граничащее с тождеством.
Таким образом, экспертом сделан вывод о том, что между комбинированным обозначением на этикетке продукции - гранатовый сок (изготовитель: ООО "Тихвинский уездъ") на черном фоне свода арки с надписью "Сады Азербайджана" и орнаментом в верхней и нижней части этикетки и товарным знаком N 465448 имеется сходство до степени смешения.
При указанных обстоятельствах, учитывая, что для потребителя смешение обозначений предполагает ассоциацию обозначений в целом, сопоставляя зарегистрированные товарный знак N 465448 и используемую для маркировки товара этикетку ответчика (л.д.44, т.1), судом области верно установлен факт неправомерного использования ответчиком товарного знака N 465448.
Оценив по правилам статьи 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, в том числе заключение эксперта, суд, применив Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 N 482, пришел к верному выводу о наличии факта нарушения прав истца на принадлежащий товарный знак.
Частично удовлетворяя требования истца о взыскания компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 150 000 руб., суд первой инстанции исходил из того, что истцом самостоятельно определен размер компенсации в размере 150 000 руб.
Апелляционная коллегия не может согласиться с указанным выводом суда области по следующим основаниям.
Из материалов дела усматривается, что в исковом заявлении от 12.12.2018 истец просил суд на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ взыскать с ответчика компенсацию в размере 500 000 руб.
В заявлении об уточнении исковых требований от 02.07.2019 истец уменьшил размер истребуемой компенсации до 150 000 руб., рассчитанной применительно к подпункту 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.
В заявлении об уточнении исковых требований от 23.10.2019 (т. 3 л.д. 174-175) истец изменил способ расчета компенсации на двукратный размер стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак N 465448, согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ исходя из данных о стоимости реализованного ответчиком контрафактного товара.
Таким образом, истец изменил способ расчета компенсации с подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ на подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ на двукратную стоимость товаров, на которые незаконно размещен товарный знак, и определил компенсацию в размере 1 287 368 руб.
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Истцом в настоящем случае предъявлено требование о взыскании с ответчика суммы компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.
Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.
В пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление от 23.04.2019 N 10) разъяснено, что компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.
При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.
Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.
Соответственно, при избранном истцом виде (способе расчета) компенсации и учитывая, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации, в предмет доказывания по данной категории дел входит также установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за установленное нарушение, исходя из этой цены.
Как разъяснено в пункте 61 постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.
После установления судом на основании имеющихся в материалах дела доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, указанная сумма в двукратном размере составляет размер компенсации за соответствующее нарушение, определяемый по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ. Определенный таким образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы.
При этом суду, исходя из требования об установлении обстоятельств с учетом доводов и возражений лиц, участвующих в деле, надлежит также определять, на что конкретно направлены доводы ответчика о снижении размера компенсации - на оспаривание доказываемой истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, либо на установление обстоятельств, позволяющих снизить размер компенсации ниже установленного размера.
Формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом.
В случае предъявления иска о взыскании компенсации, рассчитанной по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, заявление ответчика о снижении размера компенсации по причине ее несоразмерности и чрезмерности, в свою очередь, должно быть обосновано обстоятельствами, предусмотренными постановлением от 13.12.2016 N 28-П, поскольку иных оснований для снижения размера компенсации, которая определяется на основании стоимости права использования, а не по усмотрению суда, законом не предусмотрено.
Как следует из разъяснений высшей судебной инстанции, приведенных в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами.
Истец рассчитал размер компенсации применительно к подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ за период с сентября по декабрь 2018.
Согласно аналитической справке от 17.10.2019 (т. 3 л.д. 119), представленной в материалы дела ответчиком, количество реализованного ответчиком контрафактного товара в указанный период составляет 15 897 шт., стоимость реализованного ответчиком контрафактного товара в указанный период составляет 643 684 руб.
Довод ответчик о том, что стоимость реализованного контрафактного товара составляет 95 485 руб. 92 коп. не находит подтверждения в материалах дела.
Исходя из вышеизложенного, стоимость реализованной ответчиком продукции со спорной этикеткой в размере 643 684 руб. подтверждается материалами дела.
Как следует из материалов дела, истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования и просил взыскать компенсацию на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Вне зависимости от выбранного правообладателем вида компенсации суды при определении ее размера должны учитывать, в частности, характер допущенного нарушения, срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, степень вины нарушителя, наличие ранее совершенных лицом нарушений исключительного права данного правообладателя, вероятные убытки правообладателя, а также принципы разумности, справедливости, соразмерности компенсации последствиям нарушения.
На основании правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017 N 305-ЭС16-13233 по делу N А40-131931/2014, учитывая системную связь подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, подход, допускающий снижение размера компенсации ниже низшего предела, установленного законом, должен применяться как к размеру компенсации, определяемому по усмотрению суда, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Указанная правовая позиция изложена в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2018 N С01-188/2018 по делу N А56-13978/2017.
Суд в такой ситуации не лишен возможности определить размер компенсации с применением иной методики, установленной нормами действующего законодательства, в том числе посредством применения к спорным правоотношениям норм подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суд отмечает, что применение данной нормы не свидетельствует о снижении размера компенсации, а способствует соотнесению правонарушения с адекватной мерой ответственности за нарушение прав истца, не доказавшего размер стоимости права на использование товарного знака. При этом суд учитывает, что к равнозначному праву истца отнесен выбор требования о компенсации как в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения, так и в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая, при сравнимых обстоятельствах, обычно взимается за правомерное использование товарного знака. Суд, при соответствующем обосновании, не лишен возможности взыскать сумму компенсации в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.04.2013 N 16449/12).
В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Исходя из изложенного, на основании имеющихся в деле доказательствах суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что в данном случае сумма компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак N 465448 ответчиком должна составлять 1 287 368 руб. (643 684 руб. x 2).
При таких обстоятельствах решение Арбитражного суда Смоленской области от 27.12.2019 по делу N А62-11559/2018 в обжалуемой части подлежит изменению.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
Поскольку иск удовлетворен полностью, судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску и расходы на проведение судебных экспертиз подлежат отнесению на ответчика в полном объеме как на сторону, не в пользу которой принят судебный акт.
При цене иска 1 287 368 руб. размер подлежащей уплате государственной пошлины составляет 25 874 руб.
Учитывая размер первоначальных исковых требований, истцом при подаче иска уплачена государственная пошлина в размере 13 000 руб. платежным поручением от 17.12.2018 N 2015 (т.1 л.д. 9).
Поскольку уточненные исковые требования удовлетворены в полном объеме, судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска подлежат взысканию с ответчика в пользу истца. Вместе с тем, с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию оставшаяся сумма государственной пошлины по иску в размере 12 874 руб. (25 874 руб. - 13 000 руб.).
При назначении экспертизы ООО "БПК" внесено на депозитный счет суда 30 000 руб. по платежному поручению от 22.02.2019 N 279 (т.1, л.д.159).
ООО "Тихвинский уездъ" внесено на депозитный счет суда 25 000 руб. по платежному поручению от 05.03.2019 N 624 и 15 000 руб. по платежному поручению от 26.06.2019 N 1989, всего 40 000 руб.
В процессе рассмотрения спора было проведено две судебные экспертизы. Стоимость проведения экспертиз составила 40 000 руб.
Поскольку в обжалуемом решении суда не разрешен вопрос о распределении судебных расходов за проведенные в рамках дела судебные экспертизы, дополнительным решением от 31.01.2020 суд распределил расходы за проведенные судебные экспертизы. Суд области, с учетом частичного удовлетворения искового требования, отнес на ответчика расходы на проведение экспертизы 4 660 руб., а на истца в размере 35 340 руб. В связи с этим суд области взыскал с истца в пользу ответчика расходы на проведение экспертизы в сумме 5 540 руб. исходя из принципа пропорционального распределения судебных расходов.
С учетом результата рассмотрения апелляционной жалобы по делу N А62-11559/2018 расходы на проведение судебной экспертизы подлежат отнесению на ответчика в полном объеме как со стороны, не в пользу которой принят судебный акт.
При таких обстоятельствах дополнительное решение Арбитражного суда Смоленской области от 31.01.2020 по делу N А62-11559/2018, которым распределены судебные расходы, подлежит отмене.
При подаче апелляционной жалобы ООО "БПК" уплачена государственная пошлина в сумме 3 000 руб. платежным поручением от 21.01.2020 N 3947 (т. 5 л.д. 37).
Поскольку апелляционная жалоба ООО "БПК" удовлетворена, расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе относятся на "Тихвинский уездъ" как лицо, не в пользу которого принят судебный акт.
Руководствуясь статьями 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Смоленской области от 27.12.2019 по делу N А62-11559/2018 изменить в части размера взысканной компенсации и распределения судебных расходов.
Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Белорусская производственная компания" удовлетворить в полном объеме.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Тихвинский уездъ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Белорусская производственная компания" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак N 465448 в размере 1 287 368 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины за подачу иска в размере 13 000 руб.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Тихвинский уездъ" в доход федерального бюджета 12 874 руб. государственной пошлины за подачу иска.
Дополнительное решение Арбитражного суда Смоленской области от 31.01.2020 по делу N А62-11559/2018 отменить.
Судебные расходы на проведение судебных экспертиз по делу в сумме 40 000 руб. отнести на общество с ограниченной ответственностью "Тихвинский уездъ".
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Тихвинский уездъ" в пользу общества с ограниченной ответственностью "Белорусская производственная компания" 3 000 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины за подачу апелляционной жалобы.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.
В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба подается через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий О.Г. Тучкова
Судьи Е.И. Афанасьева
Ю.А. Волкова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
