Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 марта 2021 года №17АП-1090/2021, А60-29777/2020

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2021 года Дело N А60-29777/2020
Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2021 года.
Постановление в полном объеме изготовлено 15 марта 2021 года.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Дружининой Л.В.,
судей Григорьевой Н.П., Сусловой О.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кожевниковой М.А.,
при участии:
от истца, ООО "Некко"- Рощупкин Н.А., представитель по доверенности от 10.06.2020 (посредством веб- конференции), Ягуфаров С.С., представитель по доверенности от 22.04.2020 г.;
от ответчика, АО "Азимут"- Насретдинов А.Р., представитель по доверенности от 07.07.2020, Нуриахметова А.З., представитель по доверенности от 07.07.2020, Колонских С.В., представитель по доверенности от 11.01.2021 г.;
при неявке лиц, участвующих в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещенных надлежащим образом в порядке ст.ст. 121, 123 АПК РФ, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда,
рассмотрел в судебном заседании апелляционные жалобы ответчиков, акционерного общества "Азимут", ИП Тугумова Рината Габдульбаровича
на решение Арбитражного суда Свердловской области
от 25 декабря 2020 года
по делу N А60-29777/2020
по иску ООО "Некко" (ОГРН 1036604412558, ИНН 6672156480)
к АО "Азимут" (ОГРН 1040204433610, ИНН 0277061998),
индивидуальному предпринимателю Тугумову Ринату Габдульбаровичу
(ОГРНИП 310667404800048, 593001296773),
о взыскании компенсации, изъятии и уничтожении контрафактной продукции,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Некко" (далее- ООО "Некко", истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Тугумову Ринату Габдульбаровичу (далее- ИП Тугумов Р.Г., ответчик), акционерному обществу "Азимут" (далее- АО "Азимут", ответчик) об обязании ответчиков изъять из оборота и уничтожить изделие "Перфоратор щелевой гидромеханический типа А-ПЩ2", содержащее каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы изобретения "ПЕРФОРАТОР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЩЕЛЕВОЙ" по патенту РФ N 2249678, а именно "Перфоратор гидромеханический щелевой, содержащий корпус, размещенный в нем поршень-толкатель и выдвижной режущий инструмент в виде установленного на оси режущего диска с механизмом его выдвижения, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным режущим диском, смонтированным на дополнительной оси с возможностью выполнения режущими дисками двух диаметрально расположенных щелей в колонне, а также механизм выдвижения дисков включает смонтированное на центральной
оси коромысло, в плечах которого в отверстиях установлены оси режущих дисков и которое выполнено с возможностью поворота при перемещении поршня-толкателя", в частности "Перфоратор щелевой гидромеханический А- ПЩ2-146";
взыскании с АО "Азимут" в пользу ООО "Некко" 29700000 руб. компенсации за нарушение исключительного права на изобретение "Перфоратор гидромеханический щелевой" по патенту РФ N 2249678.
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 25.12.2020 исковые требования удовлетворены в полном объеме с возложением на ответчиком судебных расходов по уплате государственной пошлины по иску.
Ответчик, АО "Азимут", не согласившись с принятым решением, подал апелляционную жалобу, в которой просит решение отменить, в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.
Доводы апелляционной жалобы сведены к возражениям относительно определенной судом суммы компенсации за нарушение исключительного права. Так, в частности, отмечает, что дополнительное соглашение о платежах N 1 от 18.05.2007 и дополнительное соглашение N 2 от 31.12.2013 к соглашению о платежах к договору от 18 мая 2007 г. о предоставлении исключительной лицензии на использование изобретения по патенту РФ N 2249678 от 31.12.2013 г. не регистрировались в установленном законом порядке. В связи с этим, в силу ничтожности указанных дополнительных соглашений, принятый за основу судом первой инстанции размер ежемесячного лицензионного платежа для расчета компенсации за нарушение исключительного права, по мнению ответчика, не может являться правомерным.
Также ввиду отсутствия регистрации дополнительного соглашения N 1 от 30.03.2009 г. о продлении срока действия лицензионного соглашения, считает прекращенным действие договора о предоставлении исключительной лицензии на использование изобретения от 18.05.2007 г.
Указывает на отсутствие в оспариваемом судебном акте какой- либо оценки судом доказательств, представленных ООО "Азимут", в частности, Экспертного заключения N 7, составленного ООО "Агентство оценки "Авангард" от 14.08.2020 г. в виде рецензии на Экспертное заключение N Э-1006/20 от 10.06.2020 г. В своих выводах общество "Агентство оценки "Авангард" ответило на поставленный вопрос о том, каким бы был размер лицензионного вознаграждения в виде роялти (ежемесячных периодических платежей в рублях) за предоставление права использования изобретения по патенту Р N 2249678, если бы он был заключен на условиях неисключительной (простой) лицензии, учитывая информацию согласно справке АО "Азимут" по данным бухгалтерского учета за период реализации продукции (Перфоратор АПЩ2-146) с 04.07.2016 г.
Считает необоснованным отказ судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства ответчика о назначении по делу оценочной экспертизы с целью установления стоимости размера лицензионного соглашения в виде роялти (ежемесячных платежей).
Также считает необоснованным отказ судом первой инстанции в принятии встречного искового заявления о признании лицензионного договора N РД0024770 и вытекающих из него обязательств прекратившими свое действие в полном объеме ввиду отсутствия регистрации в установленном порядке указанных выше дополнительных соглашений.
Ссылаясь на нормы ст.ст. 195, 196, 200 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Гражданский кодекс), а также на сложившуюся судебную практику, заявляет возражения относительно отклонения судом ходатайства о применении срока исковой давности.
По мнению ответчика, судом также необоснованно оставлено без рассмотрения ходатайство о снижении суммы компенсации относительно к характеру и размеру (объему) неблагоприятных последствий правонарушения. Так, по данным планово- производственного отдела полная себестоимость перфоратора составляет 394561 руб. в соответствии со справкой N 16 от 29.07.2020 г. За весь заявленный спорный период с июля 2016 г. по март 2020 г. ответчик произвел 6 единиц спорных изделий, что подтверждается протоколом осмотра журнала "Производство" от 25.09.2020 г., из которых реализовано 5 изделий, одно списано и утилизировано. С учетом этого, возможные убытки истца могли составить общую сумму 2211000 руб., в связи с чем заявленный размер компенсации в сумме 29700000 руб. направлен, по мнению ответчика, на необоснованное обогащение истца.
В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика на заявленных доводах апелляционной жалобы настаивал, просил решение суда отменить, в удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме.
Ответчик, ИП Тугумов Р.Г., также не согласившись с принятым судебным актом, обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение отменить в части уничтожения спорного изделия.
В доводах апелляционной жалобы указывает на то, что судом не разъяснен порядок уничтожения изделия "Перфоратор щелевой гидромеханический типа А-ПЩ2". Также полагает, что судом не разъяснен и не принят во внимание довод ответчика о возмещении расходов по осуществлению контрольной закупки у АО "Азимут" спорного изделия.
В судебное заседание апелляционного суда ответчик явку представителя не обеспечил.
Истец направил письменный отзыв на апелляционную жалобу, в котором возразил против ее удовлетворения по основаниям, изложенным в отзыве.
Присутствующий в судебном заседании апелляционного суда, состоявшегося, в том числе, в формате веб- конференции представитель истца, поддержал доводы, изложенные в отзыве на апелляционную жалобу, решение суда просил оставить без изменения, жалобу- без удовлетворения.
Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном ст.ст. 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как следует из материалов дела и верно установлено судом первой инстанции, ООО "НЕККО" является лицензиатом по лицензионному договору от 18.05.2007г., заключенному с Индивидуальным предпринимателем Кузяевым Салаватом Анатольевичем (правообладатель по Патенту РФ на изобретение N 2249678) в соответствии с которым истцу с 27 июля 2007 года на условиях исключительной лицензии на всей территории Российской Федерации предоставлено право использования изобретения по патенту РФ на
изобретение N 2249678 "Перфоратор гидромеханический щелевой" (далее - Изобретение; Патент истца).
Указанный лицензионный договор действует и в настоящее время. Срок действия указанного лицензионного договора - до 27.07.2022 г.
Изложенное обстоятельство установлено вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 25.03.2020 по делу N А07-38653/2018 по иску ООО "Некко" к АО "Азимут" о запрете изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать иным образом и вводить в гражданский оборот либо хранить с этой целью изделие "Перфоратор щелевой гидромеханический типа А-ПЩ2".
В силу п. 2 ст. 69 АПК РФ установленные названным судебным актом обстоятельства имеют преюдициальное значение для рассматриваемого спора.
Как указал истец и установлено решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу от 25.03.2020 г. в 2018 году обществу "Некко" стало известно, что АО "Азимут" незаконно использует изобретение по патенту истца посредством изготовления, предложения о продаже, продаже спорных изделий.
Указанным решением суда также установлены следующие обстоятельства.
По просьбе ООО "Некко" индивидуальный предприниматель Тугумов Ринат Габдульбарович провел переговоры с АО "Азимут" о покупке спорного изделия ("Двухдисковый гидромеханический щелевой перфоратор типа А-ПЩ2-146"), по итогам которых в июле 2018г. ИП Тугумовым Р.Г. была осуществлена контрольная закупка "Перфоратора двухдискового гидромеханического щелевого" у АО "Азимут". В частности между ИП Тугумовым Р.Г. и АО "Азимут" заключен договор поставки N 154879 от 04.07.2018г. с приложением 1 от 04.07.2018г., в соответствии с условиями которого компанией АО "Азимут" выставлен счет на оплату N 17 от 09.07.2018г. После оплаты счета ИП Тугумовым Р.Г., компанией АО "Азимут"
осуществлена отгрузка спорного изделия и в подтверждение отгрузки в адрес ИП Тугумова Р.Г. выслана экспедиторская расписка транспортной компании "Кашалот".
С целью фиксации получения груза был осуществлен нотариальный осмотр доказательств, которым зафиксирован весь процесс получения спорного изделия.
Кроме того, были получены следующие документы:
- коммерческое предложение АО "Азимут";
- техническая информация о спорном изделии;
- скан-копия первой страницы патента РФ на изобретение N 2546687 "Перфоратор двухдисковый гидромеханический щелевой", правообладателем которого указано общество с ограниченной ответственностью "Азимут" (дата приоритета - 03.10.2013г.);
- сертификат соответствия, в котором в качестве изготовителя спорного изделия указано АО "Азимут".
В ходе контрольной закупки ответчик ("АО Азимут") указывал на то, что спорное изделие производится в соответствии с патентом на изобретение N 2546687. При этом правообладателем данного изобретения является ООО "Азимут".
Как указал истец, в открытых реестрах Роспатента отсутствует информация о каких-либо лицензионных договорах, договорах об отчуждении исключительного права, заключенных между ООО "Азимут" и АО "Азимут".
При этом ООО "Азимут" получило патент изобретение N 2546687 на 10 лет позднее, чем патент, о защите исключительного права на который предъявлен иск.
По результатам проведенного патентным поверенным Янц В.К. патентоведческого исследования, экспертом сделаны выводы, что в спорном изделии ("Перфоратор щелевой гидромеханический типа А-ПЩ2-146") использован каждый признак независимого пункта формулы патента истца (N 2249678), то есть использован патент истца, а именно: "в изделии "Перфоратор щелевой гидромеханический типа А-ПЩ2- 146" (АО "Азимут"), представленном на экспертизу используются все признаки независимого пункта формулы изобретения по патенту РФ на изобретение N 2249678, следовательно, изобретение по патенту РФ 2249678 "Перфоратор гидромеханический щелевой" используется в изделии "Перфоратор щелевой гидромеханический типа А-ПЩ2-146". Патент ООО "Азимут" (N 2546687), напротив, не использован.
В результате рассмотрения спора, Арбитражный суд Республики Башкортостан запретил АО "Азимут" изготавливать, применять, предлагать к продаже, продавать, иным образом вводить в гражданский оборот либо хранить с этой целью изделие "Перфоратор щелевой гидромеханический типа А-ПЩ2", содержащее каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы изобретения "ПЕРФОРАТОР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЩЕЛЕВОЙ" по патенту РФ N 2249678, а именно "Перфоратор гидромеханический щелевой, содержащий корпус, размещенный в нем поршень-толкатель и выдвижной режущий инструмент в виде установленного на оси режущего диска с механизмом его выдвижения, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным режущим диском, смонтированным на дополнительной оси с возможностью выполнения режущими дисками двух диаметрально расположенных щелей в колонне, а также механизм выдвижения дисков включает смонтированное на центральной оси коромысло, в плечах которого в отверстиях установлены оси режущих дисков и которое выполнено с возможностью поворота при перемещении поршня- толкателя", в частности "Перфоратор щелевой гидромеханический А-ПЩ2-146".
Таким образом, вступившим в законную силу судебным актом установлен факт нарушения исключительных прав истца.
Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения в арбитражный суд с рассматриваемыми исковыми требованиями.
Удовлетворяя исковые требования в полном объеме, суд первой инстанции, учитывая обстоятельства, установленные в деле N А07-38653/2018, руководствуясь нормами ст.ст. 1252, 1406.1 Гражданского кодекса, разъяснения, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- Постановление Пленума ВС РФ N 5/29), проанализировав имеющиеся в деле доказательства, представленные истцом в обоснование размера компенсации за нарушение исключительного права, признал обоснованным заявленный истцом размер компенсации, а также требования об обязании ответчиков изъять из оборота и уничтожить спорное изделие.
Исследовав материалы дела, доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если данным Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Пунктом 3 статьи 1358 Гражданского кодекса изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения. В предмет доказывания по рассматриваемому спору о нарушении исключительного права на изобретение входит установление обстоятельств использования в изделиях ответчика всех существенных признаков изобретения или совокупности признаков, производящей на информированного потребителя такое же общее впечатление.
Каждый из патентообладателей вправе самостоятельно принимать меры по защите своих прав на изобретение, в том числе, путем обращения в суд за защитой исключительных прав с предъявлением требований предусмотренных статьей 1252 Гражданского кодекса.
В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации.
В соответствии со статьей 1406.1 Гражданского кодекса за нарушение исключительных прав на изобретение правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости права использования изобретения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующей изобретения тем способом, который использовал нарушитель.
В рамках настоящего спора истец предъявил требование о взыскании с ответчика компенсации, определив ее размер в сумме 29700000 руб.
Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление пленума ВС РФ N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. В предмет доказывания по требованию о защите исключительных прав на промышленные образцы входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком.
Факт нарушения ответчиком, АО "Азимут" исключительных прав истца на изобретение подтвержден установленными в рамках дела N А07-38653/2018 обстоятельствами, имеющими отношение к спорной закупке, являющейся основанием рассматриваемых исковых требований.
Отсутствие государственной регистрации дополнительного соглашения N 1 и дополнительного соглашения N 2 к лицензионному договору, вопреки доводам апелляционной жалобы ответчика, АО "Азимут", не свидетельствует об отсутствии у ООО "Некко" исключительных прав, основанных на лицензионном договоре от 18.05.2007 г., поскольку впоследствии уполномоченным органом принимались решения от 22.09.2011, от 26.07.2013, от 07.08.2015, от 28.05.2018 г. о регистрации изменений, внесенных в лицензионный договор относительно сроков его действия, которые в установленном законом порядке признаны недействительными не были.
Кроме того, доводы ответчика об отсутствии у истца на момент продажи спорной продукции ответчиком исключительных прав на изобретение "Перфоратор гидромеханический щелевой" по патенту РФ N 2249678, не могут быть приняты судом в рамках настоящего спора, поскольку в таком случае противоречили бы установленным судебными актами в деле N А07-38653/2018 обстоятельствам, в котором участвовали те же лица и нормам ст. 16 АПК РФ.
В силу пункта 61 Постановления Пленума ВС РФ N 10 заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.
Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.
По смыслу ст.1489 Гражданского кодекса цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно учитывается за правомерное использование объекта интеллектуальных прав, может определяться, в том числе с учетом ранее заключенных правообладателем лицензионных договоров на предоставление права использования того же результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Могут также учитываться сублицензионный договор (ст.1238 ГК РФ), договор коммерческой концессии (ст.1027 ГК РФ), договор коммерческой субконцессии (ст.1029 ГК РФ), предусматривающие использование объекта интеллектуальных прав как части комплекса исключительных прав.
Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора, поскольку с учетом ч.4 ст.1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.
Как верно установлено судом первой инстанции, данный размер определен истцом на основании Экспертного заключения N Э-2811/16 от 28.11.2016г., в соответствии с которым "платеж по лицензионному соглашению на условиях исключительной лицензии для изобретения Перфоратор гидромеханический щелевой по патенту РФ N 2249678" составляет 567 600 руб. 00 коп.; Экспертного заключения N Э- 1006/20 от 10 июня 2020г., в соответствии с которым "размер лицензионного вознаграждения в виде роялти (ежемесячных периодических платежей в рублях) за предоставление права использования изобретения по патенту РФ N 2249678 составил бы 330 000 руб.", если бы договор о предоставлении исключительной лицензии на использование изобретения от 18.05.2007 г. был заключен на условиях неисключительной (простой) лицензии.
Таким образом, в основу расчета ежемесячного вознаграждения экспертом были положены условия Соглашения о платежах к договору от 18.05.2007 г. о предоставлении исключительной лицензии на использование изобретения по патенту РФ N 2249678 от 18.05.2007 г., с учетом дополнительного соглашения N 2 и коэффициента перевода стоимости ежемесячного вознаграждения для неисключительно (простой) лицензии.
Оснований считать указанные доказательства недостоверными, у апелляционного суда отсутствуют. Доказательств иной цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование спорного результата интеллектуальной деятельности, тем способом, который использовал ответчик, АО "Азимут", последний в материалы дела не представил.
Доводы апелляционной жалобы о невозможность использования в качестве доказательства дополнительного соглашения N 2, отклонены апелляционным судом по основаниям, указанным выше.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в п.21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017, снижение размера компенсации, исчисленного исходя из двукратной стоимости контрафактных экземпляров (товаров) или двукратного размера стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, возможно только при наличии мотивированного заявления ответчика, подтвержденного соответствующими доказательствами. Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со ст. 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.
Представленное ответчиком, АО "Азимут" в материалы дела Экспертное заключение N 7 от 14.08.2020 г., не опровергает выводов, изложенных в Экспертном заключении N Э- 1006/20 от 10 июня 2020г., поскольку в основу расчета, составленного ООО "Агентство оценки "Авангард" положена справка N 12 от 29.06.2020 о количестве реализованной АО "Азимут" продукции с использованием патента истца за период с 04.07.2016 по 06.02.2019 (5 изделий).
Как разъяснено в п. 62 Постановления Пленума ВС РФ N 10, размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Срок пользования ответчиком, АО "Азимут" исключительным правом истца, определен последним за период с июля 2016 г. по март 2020 г. (с даты начала действия сертификата соответствия по проданный ИП Тугумову Р.Г. товар до даты вынесения Решения по делу N А07- 38653/2018). Вознаграждение, которое подлежит выплате за использование изобретения на условиях простой (неисключительной) лицензии за те способы использования, которые допустил ответчик, составляет 330 000 руб. в месяц.
Соответственно, определена двойная стоимость неправомерного использования исключительных прав истца в размере 29700000 руб.
Доводы апелляционной жалобы о неправомерном отказе судом первой инстанции в удовлетворении ходатайства о назначении по делу оценочной экспертизы, отклонены апелляционным судом, поскольку в силу ст. 82 АПК РФ назначение экспертизы является правом, а не обязанностью суда. При этом, заключение эксперта является одним из доказательств по делу, подлежащих оценке наряду с иными имеющимися в материалах дела доказательствами. В подтверждение размера вознаграждения за использование спорного изобретения на условиях простой (неисключительной) лицензии, истец в материалы дела представил указанные выше Экспертные заключения. Заявляя ходатайство о назначении экспертизы, ответчик не представил доказательств, опровергающих правильность выводов экспертов, не представил иной стоимости использования права при сравнительных обстоятельствах, что позволило бы сомневаться в представленных истцом доказательствах.
О длительном характере нарушения свидетельствует сертификат на проданную ИП Тугумову Р.Г. продукцию сроком действия с 2016 по 2019 гг., выданный на имя ответчика на серийный выпуск спорной продукции (перфораторы щелевые гидромеханические А-ПЩ2), сертификат соответствия со сроком действия с 19.12.2017 г. по 18.12.2022 г.г., также выданный на имя ответчика на серийный выпуск спорной продукции.; паспорт на спорное изделие, датированный 24.07.2018 г. со ссылкой на Технические условия "ТУ 4316-012-04698227-2012", содержащиеся в сертификате соответствия; Отчет специалиста по факту выезда на выставку от 24.05.2019 г., в которой принимал участие ответчик, АО "Азимут" с демонстрацией производимого им оборудования, в том числе, спорных изделий.
Поскольку предложение к продаже контрафактной продукции является нарушением исключительных прав правообладателя, представление бухгалтерской справки, составленной ответчиком об общем количестве реализованных изделий, с учетом приведенных выше доказательств длительности нарушения, не может быть признано достоверным доказательством, исключающим осуществление возможных продаж в течение всего заявленного истцом периода.
Иных доказательств в подтверждение довода о чрезмерности, необоснованности размера компенсации, рассчитанной истцом, в том числе иные лицензионные договоры или иные сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака истца, ответчиком не представлены. Не представлены такие доказательства ответчиком и апелляционному суду.
Вместе с тем, апелляционный суд считает заслуживающими внимания доводы апелляционной жалобы о пропуске истцом срока исковой давности по требованиям о взыскании компенсации за период, превышающий три года до момента обращения с рассматриваемыми требованиями в арбитражный суд.
Статьями 195, 196 Гражданского кодекса исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено. Общий срок исковой давности устанавливается в три года.
В соответствии с пунктом 1 статьи 200 Гражданского кодекса течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Кодексом и иными законами.
Истцом выбран такой способ исчисления компенсации с учетом представленных доказательств, который характеризует правонарушение как имеющее длящийся характер.
В этой связи по аналогии с разъяснениями, содержащимися в п.п. 24, 25 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 N 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности", следует признать, что срок давности по требованиям о просроченных повременных платежах, исчисляется по каждому просроченному платежу.
Таким образом, поскольку законом не установлены специальные правила исчисления срока исковой давности для требований о защите исключительных прав в форме взыскания компенсации и правонарушение имеет длящийся характер, следовательно, к отношениям сторон подлежит применению трехлетний срок исковой давности, исчисляемый по правилам взыскания повременных платежей.
Соответственно, поскольку иск подан в июне 2020 г., исковые требования подлежали удовлетворению за предшествующий трехлетний период, а именно, с июня 2017 г. по март 2020 г. (по заявленный истцом период взыскания компенсации), всего за 34 месяца незаконного использования результата интеллектуальной деятельности, а всего в сумме 22440000 руб. (330000 х 34 х 2 = 22440000).
На основании изложенного, исковые требования подлежали частичному удовлетворению.
Доводы апелляционной жалобы о нарушении судом первой инстанции процессуальных норм, выразившихся в необоснованном возврате встречного искового заявления, рассмотрены апелляционным судом и отклонены в силу следующего.
Как следует из материалов дела, ходатайство о принятии встречного искового заявления было заявлено ответчиком, АО "Азимут" в судебном заседании 18.12.2020, т.е. в день принятия оспариваемого решения.
Согласно части 1 статьи 132 АПК РФ ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков (часть 2 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В части 3 статьи 132 АПК РФ предусмотрено, что встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если: встречное требование направлено к зачету первоначального требования; удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска; между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.
В соответствии с пунктом 5 статьи 159 АПК РФ арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении заявления или ходатайства в случае, если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим процессуальным правом и явно направлены на срыв судебного заседания, затягивание судебного процесса, воспрепятствование рассмотрению дела и принятию законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности подать такое заявление или такое ходатайство ранее по объективным причинам.
Как усматривается из материалов дела, производство по настоящему делу возбуждено 23.06.2015 дело рассматривалось в предварительном судебном заседании и в судебных заседаниях, которые неоднократно откладывались. Доказательств того, что ответчик был лишен возможности подать такое заявление своевременно по объективным причинам в дело не представлено.
По смыслу положений арбитражного процессуального законодательства принятие встречного иска призвано способствовать более эффективному судебному разбирательству.
Применительно к рассматриваемому спору, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что подача встречного иска на данной стадии судебного процесса направлена на затягивание судебного разбирательства по делу.
Кроме того, возражения относительно действительности соглашения заявлены ответчиком в возражениях по иску, подлежат рассмотрению при оценке правомерности первоначально заявленных исковых требований.
Доводы апелляционной жалобы ИП Тугумова Р.Г. о том, что судом первой инстанции не были возмещены затраты предпринимателя на осуществление закупки, отклонены апелляционным судом, поскольку соответствующего встречного иска заявлено не было.
Исходя из вышеизложенного, решение суда первой инстанции подлежит изменению на основании п. 4 ч. 1 ст. 270 АПК РФ (неправильное применение норм материального права). В связи с частичным удовлетворением апелляционной жалобы ответчика, АО "Азимут", понесенные ответчиком судебные расходы, связанные с оплатой государственной пошлины по апелляционной жалобе на основании ст. 110 АПК РФ подлежат взысканию с истца.
Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 270, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд,
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 декабря 2020 года по делу N А60-29777/2020 изменить в части, изложив резолютивную часть решения в следующей редакции:
1. Исковые требования удовлетворить частично.
2. Обязать АО "АЗИМУТ" и Индивидуального предпринимателя Тугумова Рината Габдульбаровича изъять из оборота и уничтожить изделие "Перфоратор щелевой гидромеханический типа А-ПЩ2", содержащее каждый признак, приведенный в независимом пункте формулы изобретения "ПЕРФОРАТОР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЩЕЛЕВОЙ" по патенту РФ N 2249678, а именно "Перфоратор гидромеханический щелевой, содержащий корпус, размещенный в нем поршень-толкатель и выдвижной режущий инструмент в виде установленного на оси режущего диска с механизмом его выдвижения, отличающийся тем, что он снабжен дополнительным режущим диском, смонтированным на дополнительной оси с возможностью выполнения режущими дисками двух диаметрально расположенных щелей в колонне, а также механизм выдвижения дисков включает смонтированное на центральной оси коромысло, в плечах которого в отверстиях установлены оси режущих дисков и которое выполнено с возможностью поворота при перемещении поршня-толкателя", в частности "Перфоратор щелевой гидромеханический А-ПЩ2-146".
3. Взыскать с АО "АЗИМУТ" в пользу ООО "НЕККО" 22 440 000 рублей компенсации за нарушение исключительного права на изобретение "Перфоратор гидромеханический щелевой" по патенту РФ N 2249678, а также 134 111 руб. 11 коп. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.
4. Взыскать с Индивидуального предпринимателя Тугумова Рината Габдульбаровича в пользу ООО "НЕККО" 6 000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска.
В удовлетворении остальной части требований отказать".
Взыскать с АО "АЗИМУТ"" и индивидуального предпринимателя Тугумова Рината Габдульбаровича в пользу ООО "НЕККО" по 1 500 руб. судебных расходов по апелляционной жалобе с каждого.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Свердловской области.
Председательствующий
Судьи
Л.В. Дружинина
Н.П. Григорьева
О.В. Суслова


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка