Дата принятия: 26 августа 2020г.
Номер документа: 15АП-11410/2020, А53-3142/2020
ПЯТНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 августа 2020 года Дело N А53-3142/2020
Резолютивная часть постановления объявлена 26 августа 2020 года.
Полный текст постановления изготовлен 26 августа 2020 года.
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Ереминой О.А.
судей Барановой Ю.И., Шапкина П.В.
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коноплевым И.А.
при участии:
от истца - представитель Салахутдинов И.И., доверенность от 20.07.2018;
от ответчика - представитель Горохов Е.А., доверенность от 01.03.2020; представитель Бакшеева А.С., доверенность от 01.03.2020;
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен" на решение Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2020 по делу N А53-3142/2020
по иску ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен"
к ответчику - ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс"
при участии третьих лиц - Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Бузовой О.И.
о признании незаконным одностороннего отказа от договора, осуществлении государственной регистрации договора
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Глобал Вайн Дистрибьюшен" обратилось в Арбитражный суд Ростовской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Арчер Мьюзик Продакшнс" со следующими требованиями:
об обязании не чинить препятствия в государственной регистрации лицензионного договора на использование товарного знака N 709610 от 01.08.2019, а именно обязать ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" осуществить внесение изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и в свидетельство на товарный знак N 709610, в части сведений об адресе места нахождения ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс", в соответствии с данными Единого государственного реестра юридических лиц
об обязании осуществить рекламную поддержку по продвижению товаров и услуг, реализуемых под товарным знаком переданным ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен" на условиях раздела пятого лицензионного договора от 01.08.2019, а именно:
заключить с Бузовой Ольгой Игоревной соглашение о продвижении товаров указанных в пункте 1.3 лицензионного договора на использование товарного знака N 709610 от 01.08.2019, посредством использования своего имени и образа в средствах массовой информации, Интернет-ресурсах, социальных сетях и т.п. Соглашение должно предусматривать следующие существенные условия, исполнение которых обеспечивается ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс":
- продолжительность оказания услуг: в течение всего срока действия лицензионного договора на использование товарного знака N 709610 от 01.08.2019;
- объем оказания услуг и их характеристики, с целью продвижения товаров реализуемых под товарным знаком BUZWINE: еженедельная активность на собственных страницах в социальных сетях; принятие участия в подготовке фото- и видео контента ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен", по запросу; посещение стенда ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен" на всех специализированных выставках;
признать недействительным оформленное в виде уведомления ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" от 27.12.2019 одностороннее расторжение лицензионного договора на использование товарного знака N 709610 от 01.08.2019 (с учетом изменения предмета требований в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - л.д. 58-60).
К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, привлечены Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Бузова Ольга Игоревна.
Решением от 25.06.2020 в иске отказано.
Решение мотивировано тем, что заключенный сторонами лицензионный договор на использование товарного знака N 709610 "Bizwine" не зарегистрирован в установленном порядке. Третье лицо - Бузова О.И. отозвала согласие не использование изображения и имени гражданина ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен", о чем истец извещен 19.03.2020. Действующее законодательство не содержит норм обязывающих гражданина перед ответчиком дать согласие на его участие в рекламной компании продукции истца. Кроме того, 03.06.2020 исключительное право ответчика на товарный знак "Bizwine" прекращено, что влечет невозможность удовлетворения исковых требований.
Не согласившись с указанным судебным актом, истец обжаловал его в порядке главы 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В апелляционной жалобе заявитель указал на незаконность решения, просил его отменить и принять по делу новый судебный акт.
В обоснование жалобы заявитель сослался на то, что односторонний отказ ответчика от лицензионного договора подлежит оценке судом как незаконный на основании норм статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отказ ответчика от права на товарный знак совершен ответчиком исключительно с целью причинить вред истцу. Лицензионный договор от 01.08.2019 не был зарегистрирован в Роспатенте по вине ответчика. В нарушение условий лицензионного договора ответчик не заключил с третьим лицом - Бузовой О.И. соглашение о продвижении товаров под товарным знаком "Bizwine".
По мнению заявителя жалобы, довод о том, что ответчик не может гарантировать получение согласия Бузовой О.И. на участие в рекламной компании необоснован, поскольку ответчик по соглашению N 01-12/16 от 01.12.2016 является агентом третьего лица и вправе обязать артиста участвовать в рекламных мероприятиях. Между истцом и третьим лицом договорные отношения отсутствуют, однако, третье лицо имеет обязательства перед истцом в силу заключенного сторонами лицензионного договора.
Односторонний отказ от лицензионного договора и запрет распространять продукцию под товарным знаком "Bizwine" создает препятствия истцу в реализации данной продукции, вследствие чего истец несет убытки.
Заявитель также указал на то, что оснований для одностороннего отказа от лицензионного договора у ответчика не имелось. При этом невозможность исполнения обязательств (статья 416 Гражданского кодекса Российской Федерации) не исключает возможности признания одностороннего отказа от исполнения договора недействительным.
В судебном заседании апелляционной инстанции представитель истца жалобу поддержал.
Представитель ответчика доводы жалобы отклонил как несостоятельные по основаниям, изложенным в письменном отзыве.
Представители третьих лиц в судебное заседание апелляционной инстанции не явились, отзывы не представили.
Бузова О.И. извещена о рассмотрении апелляционной жалобы в порядке пункта 2 части 4 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Федеральная служба по интеллектуальной собственности извещена о рассмотрении дела в порядке пункта 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 N 12.
Изучив материалы дела и заслушав пояснения представителей сторон, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям.
Как видно из материалов дела, 01.08.2019 между сторонами заключен лицензионный договор на использование товарного знака "Bizwine", согласно которому ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" (лицензиар) передает ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен" (лицензиат) на срок действия настоящего договора право пользования товарным знаком "Bizwine", зарегистрированным Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.04.2019 за N 709610 (приложение N 1 к договору), для производства, импорта в Российскую Федерацию, хранения и последующей продажи алкогольной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором, а лицензиат обязался оплачивать такое использование в соответствии с условиями настоящего договора.
В пункте 1.2 договора указано, что лицензиар предоставляет лицензиату право использовать товарный знак для индивидуализации товаров и услуг в отношении которых товарный зарегистрирован (а также в отношении товаров отдельно не поименованных, но входящих в категорию "напитки алкогольные, кроме пива": винные напитки (в т.ч. газированные), игристые и шампанские вина), в частности путем размещения товарного знака:
на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся (в том числе за пределами Российской Федерации), ввозятся на территорию Российской Федерации, предлагаются к продаже, продаются, демонтируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации либо хранятся и перевозятся с этой целью;
при выполнении работ и оказании услуг, направленных на продвижение товаров, реализуемых с использованием товарного знака "Bizwine" (в разделе 35 класса);
на документации, связанной с введением в гражданский оборот;
в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
в сети "Интернет", в том числе, в доменном имени и при других способах адресации, а также в рекламных постах, направленных на рекламу товара.
Право использования товарного знака предоставлено в отношении товаров и услуг в 33 и 35 классе МКТУ (пункт 1.3 договора).
Право использования товарным знаком предоставляется лицензиату без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам в пределах сроков действия настоящего договора. Лицензиар не вправе сам использовать товарный знак (пункт 1.4 договора).
В пункте 2.5 договора лицензиар обязался воздерживаться от каких-либо действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предоставленного ему права использования товарного знака в установленных настоящим договором пределах. Кроме того в пункте 5.1 договора лицензиар в целях эффективного продвижения товаров и услуг, реализуемых под товарным знаком "Bizwine" обязался:
в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора получить нотариально удостоверенное безотзывное согласие Бузовой О.И. на безвозмездное использование лицензиатом ее имени, образа, изображения, как для совместного использования с товарным знаком в рамках условий настоящего договора, так и для продвижения, рекламирования, хранения, реализации таких товаров и (или) услуг (пункт 5.1.1);
в течение 10 календарных дней с момента подписания настоящего договора заключить с Бузовой О.И. соглашение о продвижении товаров, указанных в пункте 1.3, посредством использования своего имени и образа в средствах массовой информации, Интернет-ресурсах, социальных сетях и т.п. Указанное соглашение также должно предусматривать обязательства лица действующие в течение всего срока действия настоящего договора, а именно: не вводить в гражданский оборот самостоятельно либо через третьи лица обозначения товаров, в том числе товарные знаки схожие с товарным знаком, являющегося объектом настоящего договора; не вводить в гражданский оборот и (или) каким-либо образом способствовать введению в гражданский оборот и продвижению товаров и (или) услуг, которые могут конкурировать с товарами и (или) услугами обозначенными товарным знаком, являющимся объектом по настоящему договору (пункт 5.1.2).
В соответствии с пунктом 3.1 договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по требованию одной из сторон по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации настоящим договором (пункт 3.3). Лицензиар вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно расторгнуть договор в случае:
а) нарушения срока выплаты роялти-платежей согласно пункту 4.3 договора более чем на 5 рабочих дней;
б) уклонение лицензиата от предоставления отчетов предусмотренных пунктом 4.2 договора;
в) если в течение 6 месяцев с момента ввоза лицензиатом на территорию Российской Федерации продукции с использованием товарного знака "Bizwine" не будет заключен контракт на поставку такой продукции с одной из федеральных или с одной из крупных региональных розничных сетей. Ввезенная продукция в объеме 3-х классических фур после расторжения настоящего договора на основании настоящего подпункта подлежит отчуждению лицензиатом лицу, указанному лицензиаром (пункт 3.4).
В случае предусмотренного настоящим договором одностороннего внесудебного досрочного расторжения такового одной из сторон, последняя обязана письменно уведомить другую сторону не позднее чем за 90 календарных дней до даты наступления такового расторжения. В случае, если причины, явившиеся основанием направления уведомления об одностороннем внесудебном досрочном расторжении не были устранены виновной стороной в срок до даты наступления расторжения - такое расторжение вступает в силу (пункт 3.6 договора).
Согласно пункту 8.1 лицензионного договора обязанности по сбору и подаче на государственную регистрацию документов, а также расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен". ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен" подает в Роспатент заявление, подписанное в одностороннем порядке с приложением экземпляра договора, либо ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен" подает заявление, подписанное совместно сторонами. ООО "Арчер Мьзик Продакшнс" обязалось в разумные сроки по запросу ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен" предоставлять всю необходимую информацию и документацию, которые могут потребоваться для регистрации предоставления права использования товарного знака, ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен" или в Роспатент.
Документы, необходимые для государственной регистрации предоставления права использования товарного знака, должны быть поданы в Роспатент в течение 5 (пяти) календарных дней с момента подписания сторонами договора.
В приложении к договору приведено описание товарного знака N 709610, дата государственной регистрации 23.04.2019.
Лицензиат 02.09.2019 обратился в Федеральный институт промышленной собственности с заявкой на регистрацию названного лицензионного договора.
Уведомлением от 04.09.2019 ФИПС сообщил о неверном указании в заявке адреса лицензиара и ненадлежащем оформлении представленных на регистрацию документов.
С сопроводительным письмом от 13.11.2019 лицензиат направил в ФИПС надлежащим образом оформленное заявление о государственной регистрации предоставления права использования товарного знака N 709610 по лицензионному договору с указанием корректного адреса лицензиара, а также сообщил, что ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс" предоставит в ведомство заявление в связи с изменением места его нахождения.
Лицензиар письмом от 27.12.2019 в одностороннем порядке отказался от исполнения лицензионного договора сославшись на неисполнение лицензиатом устных договоренностей, а также уведомил ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен" о приостановлении внесения изменений в товарный знак N 709610.
ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшен" не согласилось с расторжением договора в одностороннем порядке, в связи с чем обратилось арбитражный суд с настоящим иском.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.
Лицензионный договор заключается в письменной форме, если указанным Кодексом не предусмотрено иное, предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 Кодекса (пункт 2 названной статьи).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с данным Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.
При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору перехода исключительного права, его залог или предоставление права использования признаются несостоявшимися (пункт 6 статьи 1232 Кодекса).
В соответствии с пунктом 2 статьи 1490 Гражданского кодекса Российской Федерации отчуждение и залог исключительного права на товарный знак, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 названного Кодекса.
Таким образом, из смысла указанных норм права следует, что отсутствие государственной регистрации лицензионного договора на право использования товарного знака может служить основанием для признания его недействительным.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 3 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", смысл регистрации предоставления права использования товарного знака заключается в обеспечении публичности и защите прав третьих лиц, получающих возможность получить достоверную информацию об обременении товарного знака, однако, отсутствие такой регистрации не влияет на обязательства сторон перед друг другом по лицензионному договору.
Как отмечено в указанном пункте, для лиц, не являющихся сторонами сделки и не участвовавших в деле, считается, что подлежащие государственной регистрации права на имущество возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, а не в момент совершения или фактического исполнения сделки либо вступления в законную силу судебного решения, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются такие права (пункт 2 статьи 8.1, пункт 2 статьи 551 ГК РФ). При этом с момента возникновения соответствующего основания для государственной регистрации права стороны такой сделки или лица, участвовавшие в деле, в результате рассмотрения которого принято названное судебное решение, не вправе в отношениях между собой недобросовестно ссылаться на отсутствие в государственном реестре записи об этом праве.
В пункте 3.1 лицензионного договора, стороны согласовали, что договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак.
Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что лицензионный договор заключен сторонами в установленном порядке. Форма договора соблюдена, все существенные условия такого договора, а именно: предмет договора - предоставление права использования товарного знака и способы использования данного товарного знака согласованы сторонами.
При этом встречным предоставлением по спорному лицензионному договору на использование товарного знака со стороны лицензиара являлось предоставление лицензиату возможности использовать товарный знак в объеме, предусмотренном договором.
Между тем, из материалов дела следует, что правовая охрана товарного знака N 709610 прекращена 03.06.2020 на основании заявления правообладателя от 04.03.2020.
Согласно пункту 4 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
В соответствии с пунктом 3.1 договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак.
Таким образом, в силу пункта 3.1 действие лицензионного договора прекращено 03.06.2020.
Ссылка заявителя жалобы на то, что данное обстоятельство не имеет правового значения для рассмотрения требования о признании незаконным одностороннего отказа лицензиара от договора, отклоняется судом апелляционной инстанции ввиду следующего.
Согласно части 1 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов, в том числе с требованием о присуждении ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, в порядке, установленном настоящим Кодексом.
Действующее законодательство не ограничивает лицо, чьи права нарушены, в выборе способов защиты, перечисленных в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Целью судебной защиты является восстановление нарушенных или оспариваемых прав.
В данном случае удовлетворение требования о признании недействительным одностороннего отказа лицензиара от договора, ввиду прекращения срока его действия, не повлечет восстановления прав заявителя жалобы.
В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.
Согласно пункту 23 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" по смыслу пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ кредитор не вправе требовать по суду от должника исполнения обязательства в натуре, если осуществление такого исполнения объективно невозможно, в частности, в случае гибели индивидуально-определенной вещи, которую должник был обязан передать кредитору, либо правомерного принятия органом государственной власти или органом местного самоуправления акта, которому будет противоречить такое исполнение обязательства.
Кредитор не вправе также требовать по суду исполнения в натуре обязательства, исполнение которого настолько связано с личностью должника, что его принудительное исполнение будет нарушать принцип уважения чести и достоинства гражданина. Например, не подлежат удовлетворению требования о понуждении физического лица к исполнению в натуре обязательства по исполнению музыкального произведения на концерте.
В тех случаях, когда кредитор не может требовать по суду исполнения обязательства в натуре, должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением обязательства, если отсутствуют основания для прекращения обязательства, например, предусмотренные пунктом 1 статьи 416 и пунктом 1 статьи 417 ГК РФ (статья 15, пункт 2 статьи 396 ГК РФ).
В пункте 24 названного постановления указано, что в случае, если исполнение обязательства в натуре возможно, кредитор по своему усмотрению вправе либо требовать по суду такого исполнения, либо отказаться от принятия исполнения (пункт 2 статьи 405 ГК РФ) и взамен исполнения обязательства в натуре обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных неисполнением обязательства (пункты 1 и 3 статьи 396 ГК РФ). Предъявление требования об исполнении обязательства в натуре не лишает его права потребовать возмещения убытков, неустойки за просрочку исполнения обязательства.
В рассматриваемом случае понуждение к исполнению обязанностей, предусмотренных спорным договором, невозможно ввиду прекращения его действия в силу пункта 4 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Кроме того, Бузова О.И. направила в материалы дела отзыв согласия на использование изображения и имени гражданина ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшн", об этом же пояснила в заявлении о вступлении в дело в качестве третьего лица. Из пояснений следует, что 19.03.2020 об отзыве согласия на использование изображения и имени гражданина было извещено ООО "Глобал Вайн Дистрибьюшн".
Как указано в пункте 49 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" ранее данное согласие гражданина на использование его изображения может быть отозвано в любое время.
При таких условиях, вывод суда первой инстанции об отказе в иске правомерен, оснований для изменения или отмены обжалуемого решения суд апелляционной инстанции не усматривает.
С учетом изложенного, руководствуясь статьями 258, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Ростовской области от 25.06.2020 по делу N А53-3142/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке, определенном главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Председательствующий Еремина О.А.
Судьи Баранова Ю.И.
Шапкин П.В.
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
