Дата принятия: 07 июля 2020г.
Номер документа: 10АП-25253/2019, А41-35757/2019
ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2020 года Дело N А41-35757/2019
Резолютивная часть постановления объявлена 30 июня 2020 года
Постановление изготовлено в полном объеме 07 июля 2020 года
Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Коновалова С.А.,
судей Виткаловой Е.Н., Пивоваровой Л.В.,
при ведении протокола судебного заседания Русаковым В.О.,
в судебном заседании участвуют:
от ИП Корневой С.В.: Фомина И.С., по доверенности от 27.06.2020;
от ИП Потамошнева К.Ш.: Давыдов В.Н., по доверенности от 08.11.2019;
от ООО "Бассейн": Фомина И.С., по доверенности от 27.06.2020;
от ООО "Шаркс": Фомина И.С., по доверенности от 27.06.2020;
от ООО "Фитнес Революция": не явились, извещены;
от ООО "Винэкс": не явились, извещены;
от ИП Павлова Д.С.: не явились, извещены,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ИП Корневой С.В. на решение Арбитражного суда Московской области от 12 ноября 2019 года по делу N А41-35757/19 по исковому заявлению ИП Потамошнева К.Ш. к ООО "Бассейн", ООО "Шаркс", ИП Корневой С.В., третьи лица: ООО "Фитнес Революция", ООО "Винэкс", ИП Павлов Д.С., о защите исключительных прав,
УСТАНОВИЛ:
Индивидуальный предприниматель Потамошнев Кирилл Шамильевич обратился в Арбитражный суд Московской области с исковые требованиями:
1. Обязать ООО "Бассейн", ООО "Шаркс" и ИП Корневой С.В. прекратить использовать чужой товарный знак - PRO, принадлежащий ИП Потамошневу К.Ш.;
2. Взыскать с ООО "Бассейн", ООО "Шаркс"и ИП Корневой С.В. солидарно 1 000 000 рублей;
3. Взыскать с ответчиков судебные расходы в виде оплаченной истцом госпошлины. (с учетом приятых Арбитражным судом Московской области уточнений в части установления запрета ответчикам совершать действия по использованию товарного знака без согласия истца, в том числе вводить в гражданский оборот на территории России товары (услуги) с размещённым на них указанного товарного знака, осуществлять рекламу, хранение, продажу, распространение товаров и услуг и иное использование на территории Российской Федерации указанного товарного знака; просил взыскать солидарно с ответчиков компенсацию в размере 320 000 руб., госпошлину).
В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, судом первой инстанции к участию в деле, привлечены ООО "Фитнес Революция", ООО "Винэкс", ИП Павлов Д.С.
Решением Арбитражного суда Московской области от 12 ноября 2019 года по делу N А41-35757/19 исковые требования ИП Потамошнева К.Ш. удовлетворены.
Не согласившись с указанным решением, ИП Корнева С.В. обжаловала его в апелляционном порядке.
Стороны направили в судебное заседание своих представителей, представитель ответчиков поддержал доводы апелляционной жалобы, представитель истца против указанных доводов возражал.
Третьи лица своих представителей в судебное заседание не направили.
Дело рассмотрено в соответствии со ст. ст. 121 - 124, 153, 156 АПК РФ в отсутствие представителей лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела (в том числе публично путем размещения информации на официальном сайте суда www.10aas.arbitr.ru), но не явившихся в заседание и не направивших своих представителей.
Рассмотрев дело в порядке ст. 268 АПК РФ, исследовав материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения решения суда.
Как следует из материалов дела, основанием для обращения истца за защитой своего нарушенного права в суд послужило незаконное использование ответчиками ООО "Бассейн", ООО "Шаркс", ИП Корнева С. В., в своей предпринимательской деятельности товарного знака, принадлежащего истцу и зарегистрированному в реестре товарных знаков на основании свидетельства N 583728, государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак 30.05.2017 N РД0224157.
Истец указал, что на территории Московской области является руководителем и соучредителем следующих спортивных клубов: ООО "Фитнес Революция" (г.Чехов, г.Серпухов), ООО "Фитнес Серпухов" (г.Серпухов), ООО "Фитнес Подольск" (г.Подольск).
Так, на территории города Чехов ООО "Фитнес Революция" оказывает спортивно-оздоровительные услуги населению в фитнес-клубе "PRO Фитнес Чехов" по адресу: г. Чехов, Симферопольское шоссе, вл. 1Б, используя товарный знак "PRO" на основании лицензионного договора от 01 августа 2017 года.
В целях информирования населения об услугах, расписании занятий и предоставления иной полезной информации ООО "Фитнес Революция" располагает "клиентской базой", которая насчитывает сведения о более 3500 физических лицах.
В целях систематизации отправки информационных сообщений с ИП Павловым Д.С. был заключен договор N 1311016 от 31.10.2016, в рамках которого клиентам Клуба отправлялись информационные сообщения о событиях в Клубе и текущих акциях.
В адрес ООО "Фитнес Революция" стали поступать жалобы клиентов истца о том, что кто-то предоставил их персональные данные (номера мобильных телефонов) сторонним лицам, которые осуществляют им незаконную смс-рассылку, содержащую рекламу бассейна SHARK (http://www.sharkpool.ru/).
ООО "Фитнес Революция" была проведена внутренняя проверка. В ходе анализа данных специалистами в области защиты информации было установлено, что 24.09.2018 в 11:20:09ч. был осуществлен взлом компьютерной системы и незаконный вход в личный кабинет "profitnes" на сайте смс провайдера (http://smsgorod.ru/) с ip 37.1.19.112. В личном кабинете хранится информация о базах рассылки и содержании смс сообщений. С указанного ip адреса 24.09.2018 в 12:17:25ч был осуществлен вход в личный кабинет "sharkpool". Злоумышленником была скопирована (похищена) клиентская база истца и использована в рекламных целях клуба SHARK. Указанный ip адрес зарегистрирован на территории бассейна SHARK по адресу г. Чехов ул. Гагарина 22А.
По данному факту в правоохранительные органы было направлено соответствующее заявление. Проведенной полицией проверкой было установлено, что Корнева С.В. является генеральным директором ООО "Бассейн" и ООО "Шаркс", а также является индивидуальным предпринимателем и оказывает спортивные услуг, для чего арендует здание бассейна по адресу г. Чехов, ул. Гагарина, 22А. В целях привлечения клиентов осуществляет смс-рассылку через программное обеспечение, арендуемое, в том числе у ИП Павлова Д.С.
В своих пояснениях Корнева С.В. подтвердила, что бассейн работает под брэндом SHARK.
Постановлением от 14.12.2018 в возбуждении уголовного дела отказано. Решением Чеховской городской прокуратуры 14.02.2019 указанное постановление было отменено в связи с неполнотой выясненных обстоятельств.
Также 30.11.2018 в адрес клиентов истца стали поступать СМС, содержащие рекламу бассейна SHARK, с текстом: "Сегодня! Только для клиентов PRO год бассейна за 7990 рублей. Бронь 84997033733". Данный номер телефона также указан при выполнении поискового запроса в сети Интернет бассейна SHARK. Текст СМС и интернет страница были нотариально зафиксированы 19.12.2018.
Также 21.12.2018 был зафиксирован факт размещения на цифровом билборде, расположенном по адресу: г.Чехов, Симферопольское шоссе, 1 ГК "Карусель", видеоролика, содержащего рекламу бассейна SHARK "PROезжай в бассейн SHARK указатель 1 км #Плывисомной".
В адрес ООО "Винэкс", являющегося рекламораспространителем истцом была направлена претензия о запрете незаконного использования товарного знака PRO.
В своем ответе ООО "Винэкс" не отрицало факта размещения указанного рекламного ролика, указав, что оплаченный срок его действия закончился, данные о заказчике предоставить отказалось.
Истец заявил, что с момента открытия бассейна SHARK (24.03.2018) его руководство незаконно использует товарный знак "PRO", в т.ч. в социальных сетях, дизайне сайта и других объектах интеллектуальной собственности фитнес-клубов "PROФитнес".
Используя товарный знак истца и привлекая, таким образом, клиентов, должностные лица бассейна SHARK вводят потребителя в заблуждение относительно поставщика услуг, а также применяют незаконные методы конкуренции.
В связи с изложенным, истец обратился в суд с рассматриваемыми требованиями.е.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции обоснованно указал следующе
Из материалов дела следует, что индивидуальный предприниматель Потамошнев Кирилл Шамильевич является правообладателем исключительного права на Объект интеллектуальной собственности - товарный знак в отношении следующих классов МКТУ - 16, 25, 41,44. Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг от 30.05.2017 N РД0224157. Свидетельство N 583728, зарегистрировано в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11 августа 2016 года.
Использование данного знака зарегистрировано в отношении классов МКТУ 16, 25, 44, а также 41 (перечень товаров и/или услуг - аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; обучение гимнастике; организация спортивных состязаний; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнесклассов; программирование спортивных состязаний; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; услуги индивидуальных тренеров [фитнес]; услуги инструкторов [обучение]). Правообладатель активно использует и продвигает указанный бренд в области физической культуры и спорта.
Согласно статье 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым, не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
В соответствии со статьей 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
На основании статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования:
- о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
- о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ;
- о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.
Кроме того в соответствии со статьей 1515 ГК РФ лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок.
Заявленные истцом обстоятельства - осуществление ответчиками смс-рассылки рекламного характера с упоминанием товарного знака истца без его разрешения с указанием телефона ответчика; осуществление рекламы на цифровом билборде (видеоролик) с информацией о товарах и услугах, однородных товарам и услугам, для индивидуализации которых были зарегистрирован товарный знак истца, а также продажа и распространение таких товаров и услуг, что вводит в заблуждение потребителей путем использования обозначения истца - подтверждаются материалами дела, в том числе нотариальными протоколами осмотра доказательств, скриншотами рекламных объявлений в социальных сетях, а также постановлением ОМВД России по г.о.Чехов об отказе в возбуждении уголовного дела N 6297 от 14.12.2018.
В ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции ответчики подтвердили факт осуществления смс-рассылки того содержания, которое обозначены истцом, а также указали, что на билборде изображена надпись "PROезжай", которая была использована с указанием сведений ответчика (протокол судебного заседания от 11 сентября 2019 года).
Кроме того, представитель Индивидуального предпринимателя Корневой Светланы Владимировны указала, что телефон на сайте "http://www.sharkpool.ru/" принадлежит ответчику. Истец заявил, что именно этот телефон был указан в смс-рассылке.
При рассмотрении спора в суде первой инстанции ответчик ИП Корнева С.В. не опроверг, что является индивидуальным предпринимателем и оказывает спортивные услуги, для чего арендует здание бассейна по адресу г. Чехов, ул. Гагарина, 22А, а также то, что Корнева С.В. является генеральным директором ООО "Бассейн" и ООО "Шаркс".
Наличие между ИП Корневой С.В. договорных отношений с третьим лицом ИП Павловым Д.С. на оказание услуг информационного характера (смс-рассылки) также подтверждено ответчиком.
Статьей 3 Закона N 38-ФЗ "О рекламе" определено, что реклама - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие, на привлечение внимания к которым направлена реклама.
Таким образом, смс-рассылка ответчиков и размещение видеоролика на рекламной конструкции отвечает всем признакам, указанным в ст. 3 Закона N 38-ФЗ "О рекламе", направлена на привлечение внимания и продвижение реализуемых в нём услуг на рынке, соответственно, является рекламой.
В силу ст. 5 Закона N 38-ФЗ "О рекламе" реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная реклама и недостоверная реклама не допускаются. Недобросовестной признается реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента. Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.
При таких обстоятельствах вышеуказанная реклама вводит в заблуждение потребителя относительно Исполнителя (поставщика) рекламируемых услуг, поскольку сеть спортивных клубов "PROфитнес" не имеет отношение к деятельности бассейна SHARK.
В силу ч. 1 и ч. 2 ст. 38 Закона N 38-ФЗ "О рекламе" нарушение физическими или юридическими лицами законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с гражданским законодательством.
Лица, права и интересы которых нарушены в результате распространения ненадлежащей рекламы, вправе обращаться в установленном порядке в суд или арбитражный суд, в том числе с исками о возмещении убытков, включая упущенную выгоду, о возмещении вреда, причиненного здоровью физических лиц и (или) имуществу физических или юридических лиц, о компенсации морального вреда, о публичном опровержении недостоверной рекламы (контррекламе).
В пункте 9 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражным судами Федерального закона "О рекламе" указано, что при анализе информации, содержащейся в рекламе, судам необходимо иметь в виду, что рекламодатель несет ответственность за достоверность не только тех сведений, которые относятся к его собственной деятельности (товару), являющейся объектом рекламирования, но и тех сведений, которые относятся к деятельности (товару) его конкурентов, объектом рекламирования не являющейся.
Суды должны учитывать, что при сравнении в рекламе собственных товаров с товарами конкурентов не допускаются сравнение, основанное на несопоставимых критериях, или неполное сравнение товаров, поскольку это искажает представление о рекламируемом товаре и не позволяет объективно оценить его свойства. Поэтому реклама может быть признана недостоверной и в том случае, когда сведения, не соответствующие фактическим обстоятельствам, касаются деятельности (товара) конкурентов.
Статья 10.bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 содержит общий запрет недобросовестной конкуренции, под которой, как следует из параграфа 2 этой статьи, понимаются всякие акты, противоречащие честным обычаям в промышленных и торговых делах.
Согласно пункту 2 статье 14.3 Закона о защите конкуренции не допускается недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения хозяйствующего субъекта и (или) его товара с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в том числе: сравнение с другим хозяйствующим субъектом-конкурентом и (или) его товаром, в котором отсутствует указание конкретных сравниваемых характеристик или параметров либо результаты сравнения не могут быть объективно проверены; либо содержат негативную оценку деятельности хозяйствующего субъекта конкурента и (или) его товара.
Таким образом, рекламная продукция, в том числе видеоролики, распространенные в сети "Интернет", не должна содержать в себе сведения, высказывания или иную информацию, в том числе сравнение, о товаре конкурента или его свойствах, если эта информация не раскрывает все свойства, характеристики и параметры товара конкурента, а касается лишь части из них или не раскрывает их вообще, и может каким-либо образом создать у лица, просматривающего рекламную продукцию, впечатление о том, что товар конкурента по своим качественным и иным свойствам явно уступает товару, которому посвящена реклама.
В противном случае такая реклама будет являться рекламой, основанной на явно некорректном сравнении рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами, то есть недобросовестной рекламой в соответствии со статьей 5 Закона о рекламе.
При этом, такая недобросовестная реклама будет содержать в себе признаки недобросовестной конкуренции путем некорректного сравнения, что соответствует статье 14.3 Закона о защите конкуренции.
При таких обстоятельствах, размещение соответчиками недобросовестной рекламы с использованием товарного знака истца, нарушает права и законные интересы индивидуального предпринимателя Потамошнева К. Ш. и требования законодательства РФ.
Доводы апелляционной жалобы о том, что три буквы "PRO" не является товарным знаком, а является общепринятым понятием и используется в качестве акронима определения "professional", "профессиональный", в связи с чем права истца на данное обозначение отсутствует, апелляционный суд отклоняет.
Исходя из смысла статьи 1484 ГК РФ, для установления факта незаконного использования товарного знака необходимо установить наличие тождественности или сходства до степени смешения, используемого ответчиком обозначения с зарегистрированным товарным знаком истца и установить однородность оказываемых ответчиком услуг.
Согласно пункту 13 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве обозначений, используемых ответчиком с товарным знаком истца, является вопросом факта и может быть решен судом без назначения экспертизы.
Экспертиза назначается только для разрешения возникших при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний.
Вопрос о сходстве до степени смешения двух обозначений применяемых истцом и ответчиком, может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя специальных знаний не требует.
В целях повышения надежности правовой охраны обозначений, охраняемых в качестве товарных знаков, приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 31.12.2009 N 198 были утверждены Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, согласно разделу 1 которых Методические рекомендации могут быть использованы также при решении вопросов о тождестве и сходстве товарных знаков, возникающих в ходе рассмотрения судебными, антимонопольными, правоохранительными органами дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак.
Аналогичные по существу рекомендации по проверке однородности товаров содержатся в Руководстве по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный их дубликатов, утвержденном приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.07.2018 N 128, действующем на дату подачи настоящего искового заявления в суд.
При анализе степени сходства комбинированных обозначений действующими нормативными правовыми актами, включая приказ Российского агентства по патентам и товарным знакам от 05.03.2003 N 32 "О правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания", определена необходимость учитывать звуковое-фонетическое, смысловое-семантическое и графическое-визуальное сходство, а также исследовать значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.
При этом следует отметить, что решающее значение при оценке сходства имеет общее впечатление, производимое товарным знаком истца и обозначением, используемым ответчиками, при этом формирование общего впечатления может происходить под впечатлением любых особенностей обозначений.
Из пункта 14.4.2. Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковой-фонетический, смысловой-семантический и графический-визуальный).
Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
При этом размер шрифта обозначения, место его размещения, наличие дополнительного графического изображения(ий) не имеет правового значения при установлении тождественности противопоставляемых обозначений и не влияет на вывод о наличии в действиях ответчика нарушения в виде использования чужого товарного знака поскольку такие изменения не исключают фонетического и семантического сходства.
Согласно заявке на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в РФ заявленное комбинированное обозначение "PRO" (изображение заявляемого обозначения) выполнено в латинице прописными буквами разной высоты оригинальным образом за счёт выполнения буквы "О" в виде окружности, разделенной на две части горизонтальной прямой линией, которую пересекают три вертикальных параллельных отрезка с увеличивающейся слева направо длиной, транслитерация в кириллице "ПРО"; по отношению к заявляемым товарам и услугам заявляемое обозначение семантически нейтрально.
Суд первой инстанции, исследовав представленные в дело доказательства, сравнив обозначение, зарегистрированное за истцом в качестве товарного знака, с обозначением "PRO", используемым ответчиками при предложении к продаже товаров и услуг, пришел к обоснованному выводу о том, что названные выше обозначения фонетически, семантически сходны до степени смешения и могут ввести в заблуждение потребителя.
Сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом по словесному элементу, в силу совпадения количества букв и звуков, в силу смыслового совпадения, что также усиливает угрозу смешения сравниваемого товарного знака в отношении предлагаемых к продаже однородных товаров и услуг с обозначением, используемым ответчиками в смс-сообщениях, на рекламной конструкции путем размещения видеоролика бренда "Бассейн SHARK", так как обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу, что не соответствует действительности.
В соответствии с правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, формулированной в Постановлении от 18.06.2013 N 2050/13, добавление к известному товарному знаку, принадлежащему иному лицу, уточняющего или характеризующего слова не делает это обозначение не сходным до степени смешения с данным товарным знаком.
Учитывая доказанный факт незаконного использования ответчиками товарного знака в своей предпринимательской деятельности, которая аналогична деятельности истца, а именно класс МКТУ 41 - воспитание физическое; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; обучение гимнастике; организация спортивных состязаний; предоставление спортивного оборудования; проведение фитнес-классов, суд считает обоснованным требование истца запретить ответчикам совершать любые действия по использованию товарного знака по свидетельству РФ N 583728 на территории Российской Федерации без согласия индивидуального предпринимателя Потамошнева Кирилла Шамильевича, в том числе вводить в гражданский оборот на территории России товары (услуги) с размещенным на них (этикетке, упаковке товаров) указанным товарным знаком, осуществлять ввоз, рекламу, хранение, продажу, распространение товаров и услуг и иное использование на территории Российской Федерации указанного товарного знака, суд первой инстанции обоснованно удовлетворил указанное требование.
В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.
Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.
При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются (пункт 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").
В соответствии с подпунктом 1 части 4 статьи 1515 ГК РФ истец вправе требовать компенсацию в размере в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.
При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации").
В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Согласно п. 3.1. лицензионного договора, заключенного между Индивидуальным предпринимателем Потамошневым Кириллом Шамильевичем с ООО "ФитнесРеволюция" (г.Чехов) от 01.08.2017, стоимость законного использования товарного знака истца в размере 320 000 руб. в месяц.
Довод апелляционной жалобы ответчика относительно отсутствия регистрации представленного истцом договора апелляционный суд отклоняет, так как согласно пункту 2 статьи 1235 ГК РФ предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 данного Кодекса.
Вместе с тем, в соответствии с гражданским законодательством отсутствие государственной регистрации лицензионного договора не является основанием для признания такой сделки недействительной.
Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения.
При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Суд первой инстанции обоснованно посчитал заявленный истцом размер компенсации обоснованным, соразмерным объёму правонарушений.
Принимая во внимание совокупность изложенных обстоятельств, апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения суда.
Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Московской области от 12 ноября 2019 года по делу N А41-35757/19 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.
Председательствующий
С.А. Коновалов
Судьи
Е.Н. Виткалова
Л.В. Пивоварова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
