Дата принятия: 21 октября 2020г.
Номер документа: 08АП-8135/2020, А46-21266/2019
ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2020 года Дело N А46-21266/2019
Резолютивная часть постановления объявлена 15 октября 2020 года
Постановление изготовлено в полном объеме 21 октября 2020 года
Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего судьи Шиндлер Н.А.,
судей Ивановой Н.Е., Рыжикова О.Ю.,
при ведении протокола судебного заседания: секретарем Плехановой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-8135/2020) Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) на решение Арбитражного суда Омской области от 21.07.2020 по делу N А46-21266/2019 (судья Баландин В.А.), принятое по иску Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) (регистрационный номер компании 2989602) к индивидуальному предпринимателю Яковлеву Виктору Александровичу (ИНН 550203788287, ОГРН 304552827200019), открытому акционерному обществу "Хлебодар" (ОГРН 1025500509572, ИНН 5501000723, 644065, Омская область, г. Омск, ул. 19 Партсъезда, 34) о взыскании 1 277 600 руб. (20 000 долларов США),
при участии в судебном заседании представителей:
от Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) - Колпаков Сергей Васильевич (по доверенности N 77АВ 7605575 от 23.01.2019 сроком действия до 16.11.2020);
от индивидуального предпринимателя Яковлева Виктора Александровича - Марталлер Оксана Валериевна (по доверенности N 55АА 2067970 от 28.03.2019 сроком действия три года);
от открытого акционерного общества "Хлебодар" - Марталлер Оксана Валериевна (по доверенности N 55АА 2346859 от 16.06.2020 сроком действия по 31.07.2021);
установил:
Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) (далее - истец, Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к индивидуального предпринимателя Яковлева Виктора Александровича (далее - ответчик, ИП Яковлев В.В., предприниматель) о взыскании компенсации в российских рублях в размере, эквивалентном 20 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения суда за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 1212958, взыскании расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 776 руб., расходов за получение сведений в виде выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в размере 200 руб., судебные издержки (расходы на покупку контрафактного товара) в размере 1 500 руб., судебные издержки (расходы по оплате почтовых услуг) в размере 98 руб.
Определением суда от 04.02.2020 года к участию в деле в качестве соответчика привлечено открытое акционерное общество "Хлебодар" (далее - ОАО "Хлебодар", общество).
Решением Арбитражного суда Омской области от 21.07.2020 по делу N А46-21266/2019 требования Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед удовлетворены частично - с ответчика в пользу истца взыскана компенсация в размере 10 000 руб., судебных расходы за получение выписки из ЕГРЮЛ в размере 200 руб., расходы по покупке контрафактного товара в размере 1 500 руб., почтовые расходы в сумме 98 руб., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 25 776 руб. Взыскана с ОАО "Хлебодар" в пользу Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед компенсация в размере 10 000 руб., почтовые расходы в сумме 41 руб.
В остальной части иска отказано.
Этим же судебным актом с предпринимателя в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 1 468 руб.; с ОАО "Хлебодар" в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 27 244 руб.
Не согласившись с судебным актом, истцом подана апелляционная жалоба, в которой Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед просит решение суда отменить и принять новый судебный акт об удовлетворении требований в полном объеме, поскольку суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранной правообладателем; в настоящем деле отсутствует критерий для снижения размера компенсации ниже низшего предела (одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности), истцом заявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак. Ссылаясь на лицензионный договор от 24.07.2017 N PPIN T1490/16, истец настаивает на обоснованности размера компенсации в российских рублях в размере, эквивалентном 20 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения суда за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 1212958. Ответчиками не представлены в подтверждение доводов о чрезмерности, иные лицензионные договоры или сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Отзывы на жалобу не представлены.
В судебном заседании представитель истца поддержал доводы апелляционной жалобы в полном объеме.
Представитель предпринимателя и ОАО "Хлебодар" с доводами апелляционной жалобы не согласилась, просила оставить решение без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
Рассмотрев апелляционную жалобу, исследовав материалы дела, суд апелляционной инстанции установил следующие обстоятельства.
Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед принадлежит исключительное право на изобразительный товарный знак, внесенный записью в Международный реестр товарных знаков Всемирной организации интеллектуальной собственности в соответствии с протоколом к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков: 1212958, дата регистрации: 11.10.2013. Дата истечения срока действия исключительного права: 11.10.2023. Классы МКТУ: 3, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41.
18.05.2018 в торговой точке по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 32 предпринимателей реализован контрафактный товар - торт с нанесенным на него изображением героев анимационного сериала "Свинка Пеппа" (Peppa Pig) (30 МКТУ).
Из представленного ИП Яковлевым В.А. договора поставки от 01.01.2008 N 1081 (том 2 л. д. 3-16) следует, что товар приобретен у ОАО "Хлебодар", на упаковке спорного товара, производителем указано: ОАО "Хлебодар" юридический адрес: г. Омск - 65, ул. 19 Партсъезда, д. 34. Дата производства 18.05.2018.
Обстоятельства реализации товара зафиксированы видеозаписью, подтверждены товарным и кассовыми чеками (том 2 л. д. 19).
Полагая, что ОАО "Хлебодар" и представитель допустили нарушение исключительного права истца на товарный знак, зарегистрированный под N 1212958 в форме изготовления товара и его распространения, истец обратился в суд с настоящим иском.
Истцом избран способ выплаты компенсации, предусмотренный подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), а именно, в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
В качестве подтверждения стоимости права использования товарного знака представлен лицензионный договор от 24.07.2017 N PPIN T1490/16, заключенный с ООО "ТВК-Р", в соответствии с которым указанному обществу переданы неисключительные права на использование товарных знаков (раздел 1 "Определения", пункт "Права интеллектуальной собственности" договора", стр. 27) (том 1 л. д. 39-65).
Стоимость предоставления права использования товарных знаков в рамках соглашения составляет 10 000 долларов США (пункт соглашения "Минимальный гарантированный роялти", стр. 25).
С учетом положений подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ о двукратном размере стоимости, размер компенсации заявлен в 20 000 долларов США (10000 ? 2).
С целью досудебного урегулирования и соблюдения претензионного порядка истцом 19.06.2018 в адрес ИП Яковлева В.А. направлена претензия (том 1 л. д. 13), которая оставлена ответчиком без удовлетворения.
Истец, полагая, что ответчик нарушил исключительные права, принадлежащие истцу, обратился с настоящим иском в арбитражный суд.
21.07.2020 Арбитражный суд Омской области принял обжалуемое решение.
Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены или изменения, исходя из следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 Кодекса).
В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными указанным Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
Статьей 1252 ГК РФ предусмотрено, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним; о возмещении убытков - к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб.
В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 названного Кодекса правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Как следует из материалов дела, истец является правообладателем изобразительного товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 1212958, зарегистрированного в отношении товаров 3, 9, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 41 классов МКТУ.
В обоснование исковых требований истец сослался на то, что в магазине, расположенном по адресу: г. Омск, ул. Лермонтова, д. 32, в котором ИП Яковлев В.А. осуществляет предпринимательскую деятельность, 18.05.2018 реализован товар - торт с нанесенным на него изображением героев анимационного сериала "Свинка Пеппа" (Peppa Pig) (30 МКТУ).
В качестве доказательств нарушения права представлены фотографии товара, товарный чек от 14.05.2018 на сумму 1 400 руб., чек платежного терминала банка от 18.05.2018, видеозапись закупки (том 2 л. д. 19).
Истец не передавал ответчику права на использование вышеуказанных изображений. Таким образом, ответчиками нарушено исключительное право истца на интеллектуальную собственность.
Из отзыва ИП Яковлева В.А., представленного за исковое заявление, следует, что торт с нанесенным на него изображением героев анимационного сериала "Свинка Пеппа" действительно был реализован в спорном магазине, однако, изготовителем товара является ОАО "Хлебодар", что подтверждается договором поставки от 01.01.2008 N 1081 (том 2 л. д. 3-16). Также ответчик указал, что изготовление реализованного товара с нанесением на него изображения героя анимационного сериала "Свинка Пеппа" осуществлялось производителем по заявке представителя истца. За период с 01.10.2017 по 25.02.2019 ответчиком в торговой точке были реализованы 7 тортов с фотопечатью, торт с изображением героев анимационного сериала "Свинка Пеппа" был реализован 1 раз. ИП Яковлев В.А. указал на чрезмерность заявленных требований, отметил, что продажа тортов на заказ не является существенной частью деятельности ответчика, не носит массовый характер.
Суд первой инстанции принял во внимание обстоятельства того, что товарный знак был нанесен в виде одного изображения на один товар, однократно реализованный ответчиком, указав на отсутствие доказательств грубого нарушения ответчиками прав истца, снизил размер компенсации до 10 000 руб. для каждого ответчика (ИП Яковлева В.А., ОАО "Хлебодар").
В апелляционной жалобе истец ссылается на то, что суд не вправе по своей инициативе изменять вид компенсации, избранной правообладателем; в настоящем деле отсутствует критерий для снижения размера компенсации ниже низшего предела (одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности), истцом заявлено требование о защите исключительного права лишь на один товарный знак. Указывая на лицензионный договор от 24.07.2017 N PPIN T1490/16, истец настаивает на обоснованности размера компенсации в российских рублях в размере, эквивалентном 20 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения суда за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под N 1212958.
Суд апелляционной инстанции отклоняет доводы жалобы, исходя из следующего.
Действительно, при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе, рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления N 28-П и лишь при мотивированном заявлении об этом ответчика.
Как правомерно указывает истец, в данном деле отсутствует основной критерий, являющийся в соответствии с положениями абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и постановления N 28-П основанием для снижения размера компенсации ниже низшего предела, - одновременное нарушение исключительных прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.
Определяя надлежащий размер компенсации за нарушение исключительного права, суд апелляционной инстанции исходит из следующего. Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление от 23.04.2019 N 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.
В предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.
В данном случае истцом заявлено требование о взыскании суммы компенсации на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, а именно - в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
При этом как следует из разъяснений, изложенных в пункте 59 Постановления от 230.4.2019 N 10 суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.
Как разъяснено в пункте 61 Постановления от 23.04.2019 N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.
Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.
Судебная коллегия суда апелляционной инстанции отмечает, что суд не может по своему усмотрению изменять выбранный истцом вид компенсации.
Таким образом, в предмет доказывания по делам о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности входит установление цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
В качестве обоснования цены иска, истец приводит в качестве доказательства стоимости права на использование произведения Договор от 24.07.2017, заключенный между истцом и ООО "ТВК-Р".
Вместе с тем, по убеждению апелляционного суда, указанный договор не является надлежащим доказательством, подтверждающим размер компенсации при сравнимых обстоятельствах.
Из представленного текста договора не следует, какие именно объекты права собственности распространяется действие договора. Более того, из текста указанного договора следует, что договор действует в отношении 3-х видов лицензионных изделий, а именно:
1) тортов для розничной продажи,
2) тортов на заказ,
3) бисквитов, печенья и пирожных в наборах и поштучно, сладкий стол (различные кондитерские изделия).
Из пояснений ИП Яковлева В.А., а также видеозаписи покупки спорной продукции следует, что изготовление реализованного товара с нанесением на него изображения героя анимационного сериала "Свинка Пеппа" осуществлялось производителем по заявке из каталога; за период с 01.10.2017 по 25.02.2019 ответчиком в торговой точке были реализованы 7 тортов с фотопечатью, торт с изображением героев анимационного сериала "Свинка Пеппа" был реализован только 1 раз. Продажа тортов на заказ не является существенной частью деятельности ответчика, не носит массовый характер. Материалами дела подтверждается только единичный случай продажи контрафактной продукции.
При этом из текста представленного истцом договора от 24.07.2017, заключенного между истцом и ООО "ТВК-Р" следует, что роялти составляет 5% от Розничной цены товара. Сумма 10 000 долларов согласно тексту договора представляет собой невозвратную, но возмещаемую (в счет роялти, полученных компанией "Entertainment One"). ООО "ТВК-Р" с которым истец заключил указанный договор является крупной сетью супермаркетов, с выручкой за 2017 год в размере 7,2 миллиарда рублей (по данным из открытых источников). Таким образом, для ООО "ТВК-Р" стоимость роялти составляет 5% от розничной цены товара.
Исходя из того, что стоимость покупки контрафактной продукции составили 1 400 руб., то стоимость роялти в настоящем случае составила бы 70 руб., а двукратный размер компенсации -140 руб. (1 400 х 5 % = 70 х 2 = 140).
По мнению суда апелляционной инстанции, взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом, который использовал нарушитель.
В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из установленного судом размера стоимости права использования товарного знака.
При определении стоимости права использования спорного товарного знака необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем, за основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за аналогичный способ использования.
Судом апелляционной инстанции при рассмотрении настоящего дела установлены обстоятельства, позволившие прийти к выводу о том, что цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное пользование товарным знаком истца тем способом, которым его использовал ответчик, составляет 70 руб.
При этом, суд апелляционной инстанции учитывая, что решение суда о взыскании вынесено на большую сумму (10 000 руб.), но возражений в данной части ответчиками не заявлены, доводы в тексте апелляционной жалобы касаются только оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований, а также с учетом позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной им в Определении от 22.01.2020 N 309-ЭС19-21975 о невозможности нарушения фундаментальных правил о запрете поворота к худшему, суть которого заключается в недопустимости ухудшения положения стороны, подавшей жалобу на судебный акт, в результате его обжалования, оставляет оспариваемом решение Арбитражного суда Омской области от 21.07.2020 по делу N А46-21266/2019 без изменения.
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
апелляционную жалобу Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) оставить без удовлетворения, решение Арбитражного суда Омской области от 21.07.2020 по делу N А46-21266/2019 - без изменения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.
Председательствующий
Н.А. Шиндлер
Судьи
Н.Е. Иванова
О.Ю. Рыжиков
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
