Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 29 сентября 2020 года №07АП-7116/2020, А45-10613/2019

СЕДЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 сентября 2020 года Дело N А45-10613/2019
Резолютивная часть постановления объявлена 23 сентября 2020 года.
Постановление изготовлено в полном объеме 29 сентября 2020 года.
Седьмой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего
Павлюк Т.В.,
судей
Бородулиной И.И.,
Кривошеиной С.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Мизиной Е.Б., рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Русинтерфинанс" (N 07АП-7116/2020), на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.06.2020 по делу N А45-10613/2019 по иску общества с ограниченной ответственностью "Капуста", г. Вятские Поляны к обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Русинтерфинанс", г. Новосибирск, о запрете использования обозначения товарного знака и взыскания компенсации в размере 5 000 000 рублей 00 копеек,
В судебном заседании приняли участие:
от истца: Бусарев Г.Г., представитель по доверенности от 23.07.2020, паспорт;
от ответчика: Болотина Т.А., представитель по доверенности от 23.04.2019, паспорт;
УСТАНОВИЛ:
общество с ограниченной ответственностью "Капуста" (далее - истец, ООО "Капуста") обратилось в арбитражный суд с иском о запрете обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Русинтерфинанс" (далее - ответчик, ООО Микрокредитная компания "Русинтерфинанс") использовать обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения с товарным знаком N 470657 "Капуста" любым способом, в том числе при оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет и на сайте ekapusta.com., а также о взыскании компенсации в размере 5 000 000 рублей 00 копеек. В ходе судебного разбирательства истец отказался от исковых требований в части запрета ответчику использовать обозначения, тождественные либо сходные до степени смешения с товарным знакам N 470657 "Капуста" любым способом, в том числе при оказании услуг, в объявлениях, на вывесках, в рекламе, в сети Интернет и на сайте ekapusta. com. Частичный отказ от иска судом принят в порядке части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Решением суда от 28.06.2020 с ООО Микрокредитная компания "Русинтерфинанс" в пользу ООО "Капуста" компенсацию за нарушение исключительного права на товарный знак N 470657 "Капуста" в размере 5 000 000 рублей 00 копеек, а также расходы по государственной пошлине по иску в размере 48 000 рублей 00 копеек. В остальной части производство по делу прекращено.
Не согласившись с указанным решением, ответчик обратился в Седьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит изменить решение суда, снизив размер компенсации до 10000 рублей. Апелляционная жалоба мотивирована несоответствием выводов суда первой инстанции фактическим обстоятельствам дела, наличием оснований для снижения размера компенсации.
Истец в отзыве, представленном в суд в порядке статьи 262 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), представитель в судебном заседании, доводы жалобы отклонил, просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
В судебном заседании представитель апеллянта поддержала доводы жалобы, настаивала на ее удовлетворении.
Проверив материалы дела в порядке статьи 268 АПК РФ, изучив доводы апелляционной жалобы, отзыв, заслушав представителей лиц, участвующих в деле, в том числе видеозапись, приобщенные к материалам дела, суд апелляционной инстанции считает решение не подлежащим отмене по следующим основаниям.
Как следует из материалов дела, ООО "Капуста" (ИНН 4307014226, ОГРН: 1114307000092) является правообладателем товарного знака "КАПУСТА", свидетельство на товарный знак N 470657, приоритет товарного знака от 19.08.2011, дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.09.2012, зарегистрированного в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) "страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью", а также для услуг 45 класса МКТУ "услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц".
Товарный знак N 470657 активно используется истцом - правообладателем в составе группы юридических лиц, созданных для организации и предоставлению кредитных услуг населению, а именно: ООО МКК "Капуста К" (ОГРН 1154350014598) ООО МКК "Капуста М" (ОГРН 1134307001400) • ООО "МКК Капуста Минусинск" (ОГРН 1132455001359).
Обстоятельства использования товарного знака "Капуста" истцом и его партнерами в отношении предоставления микрофинансирования потребителям установлены решением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017 по делу N СИП-36/2017 по иску ООО МКК "Русинтерфинанс" о прекращении правовой охраны товарного знака "Капуста" в связи с его неиспользованием.
Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017 требования ООО МКК "Русинтерфинанс" оставлены без удовлетворения.
В сентября 2018 года истцу стало известно, что в сети Интернет осуществляет функционирование доменное имя ekapusta.com. с размещённым на нем сайте, предоставляющем услуги по онлайн - выдаче денежных займов.
На главной странице сайта размещается информация о предоставляемых услугах - предоставлении займов, в том числе на страницах "Деньги быстро", "Быстрые займы", "Микрозаймы", "Микрокредиты", "Мини займ", "Займ до зарплаты", "Займы на карту","Займ на банковский счёт", "Займы на Киви", "Займы на Яндекс Деньги", "Займы переводом Контакт", "Займы переводом Золотая Корона".
Также на страницах данного сайта располагается комбинированное обозначение "е-капуста" (рис.1), содержащее словесные и изобразительные элементы: капуста (рис.1) Сайт ekapusta.com предоставляет возможность оформления займа онлайн путем заполнения специальной формы с последующим перечислением суммы займа клиенту на его счет или иным образом, определенным клиентом.
Данный факт подтверждается протоколом осмотра интернет-сайта ekapusta.com (далее - Протокол) в порядке обеспечения доказательств от 24.09.2018, составленным нотариусом Вятскополянского нотариального округа Кировской области Петровой Г. Е.
Указанный обстоятельства послужили основанием для обращения истца в арбитражный суд с иском.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции, исходил из доказанности факта незаконного использования ответчиком исключительных прав истца.
Апелляционный суд находит выводы суда первой инстанции обоснованными, соответствующими действующему законодательству исходя из следующего.
Согласно частям 1, 2 статьи 1474 ГК РФ юридическому лицу принадлежит исключительное право использования своего фирменного наименования в качестве средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (исключительное право на фирменное наименование), в том числе путем его указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках. Сокращенные фирменные наименования, а также фирменные наименования на языках народов Российской Федерации и иностранных языках защищаются исключительным правом на фирменное наименование при условии их включения в единый государственный реестр юридических лиц.
Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование (в том числе путем его отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного наименования) не допускается.
На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное наименование, включенное в Единый государственный реестр юридических лиц, которое возникает со дня государственной регистрации юридического лица (статья 1475 ГК РФ).
Указанные нормы связывают защиту исключительного права использования фирменного наименования с моментом государственной регистрации юридического лица. Названные нормы права отвечают положениям Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года (далее - Парижская конвенция), предусматривающей обязанность государств, присоединившихся к Конвенции, охранять в том числе фирменные наименования.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать средства индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. В силу пункта 2 той же статьи исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 указанной статьи).
Вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы (пункт 162 постановления N 10).
Как следует из материалов дела, согласно сведениям, размещенным на сайте по адресу https://ekapusta.com/documents в разделе "Документы и правила компании" "Сервис онлайн-займов еКапуста принадлежит и управляется компанией ООО МКК "Русинтерфинанс" (ИНН 5408292849, ОГРН 1125476023298). "Компания состоит в реестре микрофинансовых организаций ЦБ РФ под номером N 2120754001243 с 22.03.2012г" (страница 10 Протокола).
Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц ООО "Микрокредитная компания "Русинтерфинанс" (ИНН 5408292849, ОГРН: 1125476023298) зарегистрирована 20.02.2012. Основным видом деятельности ответчика является "Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению". Дополнительными видами деятельности ответчика являются "Предоставление потребительского кредита", "Предоставление займов промышленности", "Предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества", "Деятельность по предоставлению кредитов на покупку домов специализированными учреждениями, не принимающими депозиты" и другие.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" микрофинансовая организация обязана: 1) предоставить лицу, подавшему заявление на предоставление микрозайма, полную и достоверную информацию о порядке и об условиях предоставления микрозайма, о его правах и обязанностях, связанных с получением микрозайма; 2) разместить копию правил предоставления микрозаймов в месте, доступном для обозрения и ознакомления с ними любого заинтересованного лица, и в сети Интернет.
Указанные документы, согласно сведениям, размещенным на сайте по адресу https://ekapusta.com/documents, содержатся в разделе "Документы и правила компании" (страница 10, 11 Протокола), а именно Публичная оферта и общие условия предоставления микрозаймов, Табличная форма индивидуальных условий микрозайма, Полная стоимость потребительских микрозаймов, Положение о программах рассрочки, Правила предоставления микрозаймов, Политика в отношении обработки персональных данных, Согласие на обработку персональных, Информационная брошюра от ЦБ РФ. Исходя из вышеуказанных документов, размещенных на данной странице, именно ответчик осуществляет использование доменного имени и сайта при осуществлении деятельности по микрофинансированию.
Согласно пункту 1.2 Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.03.2014 N СП-21/4 "Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров" (далее - Постановление от 28.03.2014) по общему правилу нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.
В силу пункта 1.2 Постановления от 28.03.2014 требование о возмещении убытков за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени, а равно требование о взыскании компенсации (подпункт 3 пункта 1, пункт 3 статьи 1252 ГК РФ) может быть предъявлено к администратору соответствующего доменного имени и к лицу, фактически использовавшему доменное имя, тождественное или сходное до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.
Согласно данным, предоставленным на сайте whois-service.ru, регистратором доменного имени ekapusta.com является NameCheap, Inc., дата регистрации доменного имени: 11.05.2015.
Однако информация об администраторе доменного имени ekapusta.com на сайте whois-service.ru отсутствует.
Истцом 30.10.2018 в адрес регистратора доменного имени ekapusta.com NameCheap, Inc. был направлен адвокатский запрос N 10/03 с просьбой предоставить сведения о точном полном наименовании (имени) и месте нахождения (жительства) администратора доменного имени ekapusta.com.
В письме от 31.10.2018 от NameCheap, Inc был получен ответ, что любое раскрытие контактной информации администратора доменного имени возможно только по судебному запросу.
Между тем, в материалы дела с территории США не удалось получить информацию о том, кто является администратором доменного имени ekapusta.com.
В связи с изложенным истец обратился с требованиями о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака при использовании доменного имени к лицу, фактически использующим доменное имя ekapusta.com, а именно, к ООО "Микрокредитная компания "Русинтерфинанс".
Ответчик является микрокредитной компанией, представляющей собой вид микрофинансовой организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность с учетом установленных статьей 12 ФЗ "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" ограничений. Лицензия на микрофинансовую деятельность N 2120754001243 выдана Федеральной Службой по Финансовым Рынкам 22.03.2012. Таким образом, услуги, оказываемые ответчиком, являются однородными в отношении услуг 36 класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции", в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца N 470657.
Согласно данным Государственного реестра микрофинансовых организации размещенного на сайте Центрального Банка России (http.V/www.cbr.ru/finmarket/.up.rvisinn/sv miсго/) информация по ООО "Микрокредитная компания "Русинтерфинанс" с регистрационным номером записи содержится под порядковым номером 204.
В качестве адреса официальных сайтов в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет", используемого ответчиком в Государственном Реестре микрофинансовых организаций, указан сайт: www, ekapusta.com.
Следовательно, выступая в гражданском обороте, ответчик использует сайт ekapusta.com для продвижения своих услуг по микрофинансированию потребителей.
Таким образом, ответчик использует сайт для оказания услуг, являющихся основным видом его деятельности. Учитывая сферу деятельности ответчика, подобный сервис значительно увеличивает прибыль ответчика, связанную с использованием сайта ekapusta.com.
По мнению истца, используемые ответчиком доменное имя ekapusta.com и логотип "е-капуста", являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца "КАПУСТА" по свидетельству N 470657.
Согласно пункту 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.06.2006 N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах", разъяснено, что при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При этом, исходя из разъяснений, содержащихся в пункте 13 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 N 122, вопрос о сходстве обозначений является вопросом факта и может быть разрешен судом без назначения экспертизы.
В соответствии с пунктом 5.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 N 197 (далее - Методические рекомендации), сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.
Таким образом, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06).
При этом согласно п.4.2.1.1. Методических рекомендаций звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.
Согласно пункту 7.1.1 Руководства, утвержденного приказом Роспатента от 24.07.2018 N 128, обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Иными словами, сравниваемые обозначения признаются тождественными, если они полностью совпадают. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов.
Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Вывод о сходстве обозначений должен быть основан на производимом ими общем впечатлении, которое формируется в зависимости от вида обозначений, за счет формы и цвета, а также доминирующих словесных или изобразительных элементов, например, в комбинированном обозначении. При анализе обозначения следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.
Вопрос о сходстве до степени смешения является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя и специальных знаний не требует (п. 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ N 122 от 03.12.2007 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности").
Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении Президиума N 3691/06 от 18.06.2006, для признания сходства обозначений уже достаточно самой опасности, а не реального смешения обозначений в глазах потребителя.
Таким образом, коллегия суда апелляционной инстанции полагает обоснованным вывод суда первой инстанции о том, что обозначение "е-капуста", представленное на странице 1 сайта ekapusta.com, а также доменное имя ekapusta.com, являются сходными до степени смешения с товарным знаком истца N 470657 в силу фонетического сходства обозначений.
Согласно правовым позициям, изложенным в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06, от 17.04.2012 N 16577/11, при сопоставлении обозначений с точки зрения их визуального сходства вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений, закрепленной статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.
Угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знаков принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знаков, от сходства противопоставляемых знаков, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.
Обозначение является сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. При определении сходства словесных обозначений они сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.
При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товара, круг потребителей и другие признаки.
Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.
Суд, следуя указанным критериям для определения сходства обозначений указал, что доменное имя ekapusta.com и обозначение "е-капуста" используются в отношении услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца "КАПУСТА" по свидетельству N 479657.
Поскольку ответчиком в материалы дела не представлено доказательств наличия у него права использования товарных знаков истца, реализация товара осуществлена без согласия правообладателя и является нарушением его прав.
При рассмотрении настоящего дела арбитражный суд учитывает, что 29.09.2015 истец уже обращался в Арбитражный суд Новосибирской области с исковым заявлением к ООО "Русинтерфинанс" (в дальнейшем переименовано в ООО МКК "Русинтерфинанс") (дело N А45-20311/2015) о защите исключительного права на товарный знак N 470657, с требованием запретить ответчику использовать доменное имя ekapusta.ru и обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака N 470657 в размере 1 000 000 рублей.
В решении от 09.02.2016 по делу N А45-20311/2015, оставленном в силе постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016, Арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил исковые требования истца, а именно запретил ООО "Русинтерфинанс" использовать доменное имя ekapusta.ru и обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком ООО "Капуста" и взыскал с ООО "Русинтерфинанс" в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака N 470657 в размере 300 000 рублей.
В судебных актах по указанному делу суды, оценив представленные в материалы дела доказательства, установили доказанным факт того, что использование ООО "Русинтерфинанс" доменного имени ekapusta.ru и комбинированного обозначения "е-капуста" представляет собой случай фактического использования товарного знака истца N 470657 без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции", для оказания услуг, в отношении которых он зарегистрирован, следующими способами: при оказании услуг; предложениях об оказании услуг; сети "Интернет", в том числе в доменном имени. Указанные действия нарушают исключительное право правообладателя на товарный знак "КАПУСТА" по свидетельству N 470657, являются незаконным использованием товарного знака истца".
Таким образом, при рассмотрении указанного дела был уставлен юридический факт сходства доменного имени ekapusta.ru и комбинированного обозначения "екапуста" с товарным знаком истца N 470657 и факт нарушения исключительных прав правообладателя, а также факт незаконного использования товарного знака истца.
После вступления в законную силу решения Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-20311/2015, домен ekapusta.ru был передан в администрирование Герасева Александра Александровича, который является генеральным директором и одним из учредителей ООО МКК "Русинтерфинанс".
В связи с этим истец был вынужден обратиться в Советский районный суд города Новосибирска с иском к Герасеву А.А., являющемуся администратором доменных имен ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф с требованием запретить использовать обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца N 470657, в том числе в доменных именах ekapusta.ru, e-kapusta.ru, екапуста.рф в сети Интернет. ООО "Русинтерфинанс" было привлечено в дело в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора.
Решением от 27.07.2017 по делу N 2-989/2017 Советский районный суд города Новосибирска удовлетворил заявленные требования, указав, что совокупность представленных в деле доказательств позволяет установить факт нарушения исключительного права истца на товарный знак истца по свидетельству N 470657 со стороны ответчика". Тем же решением установлен факт фактического использования ООО МКК "Русинтерфинанс" доменных имен и комбинированного обозначения "е-капуста" при осуществлении деятельности по микрофинансированию.
Таким образом, как верно установлено судом первой инстанции, на момент рассмотрения настоящего дела имеет место неоднократное нарушение ответчиком исключительных прав истца на товарный знак.
С учетом изложенного, доводы ответчика о том, что период использования доменного имени может исчисляться только с 25.12.2017 противоречат материалам дела, в связи с чем отклоняются коллегией.
Использование ответчиком доменного имени ekapusta.com и комбинированного обозначения "е-капуста" представляет собой случай фактического использования товарного знака истца N 470657 "КАПУСТА" без его разрешения в гражданском обороте на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ "финансовая деятельность; кредитно-денежные операции", для оказания услуг, в отношении которых он зарегистрирован, следующими способами: -при оказании услуг; -в предложениях об оказании услуг; - в сети "Интернет", в том числе в доменном имени.
Указанные действия нарушают исключительное право правообладателя на товарный знак "КАПУСТА" по свидетельству N 470657, являются незаконным использованием товарного знака истца.
Согласно пункту 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных этим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных тем же кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Согласно пункту 4 этой же статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Как следует из пункта 59 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.
Согласно пункту 62 Постановления Пленума N 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных абзацем 2 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.
При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.
Суд, определяя размер подлежащей взысканию с ответчика компенсации, принял во внимание совокупность всех обстоятельств дела, таких фактов как:
- ответчик является коммерческой организацией, фактически использующей в сети интернет доменное имя ekapusta.com и комбинированное обозначение "екапуста", сходные до степени смешения с товарным знаком истца N 470657, с целью извлечения прибыли в результате предоставления услуг по выдаче займов в онлайн режиме;
- по делу усматривается длительный срок и способ использования товарного знака истца N 470657, позволяющий значительно увеличить прибыль компании ответчика, в том числе с помощью использования товарного знака истца на сайте ekapusta.com.; на сегодняшний день срок незаконного использования ответчиком товарного знака N 470657 в доменном имени ekapusta.com и на страницах сайта составляет более трех лет (с даты регистрации доменного имени ekapusta.com - 11.05.2015) является значительным;
- наличие у ответчика умысла на совершение противоправных действий, связанных с использованием товарного знака истца N 470657, несмотря на уже ранее доказанный факт такого использования ответчиком в коммерческой деятельности товарного знака истца, что подтверждается решением Арбитражного суда Новосибирской области по делу N А45-20311/2015 от 09.02.2016, оставленном в силе постановлением Седьмого арбитражного апелляционного суда от 30.06.2016 и постановлением Суда по интеллектуальным правам от 11.10.2016;
- неоднократное нарушение исключительного права истца на товарный знак N 470657, что подтверждается длительным неисполнением указанного решения суда;
- факт увеличения прибыли ответчика в результате использования им доменного имени ekapusta.com и обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству Российской Федерации N 470657.
По сведениям, размещенным на сайте проверки контрагентов online.sbis.ru, с 2017 года доходы ответчика увеличились и прибыль выросла. По выручке за 2017 год ответчик занимает 63 место по Новосибирской области, 4 место в категории "Банковские и финансовые услуги, кредит". Доход собственника определяется как выше среднего (85 копеек на вложенный рубль), эффективность высокая. По сравнению с выручкой истца за 2017 год в размере 2,1 млн. рублей, выручка ответчика за 2017 год исчисляется в размере 3,8 млрд. рублей.
Согласно абзацу 4 пункта 62 Постановления N 10 при определении размера компенсации суд учитывает, в частности, - обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), - характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), - срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, - наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), - вероятные имущественные потери правообладателя, - являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя.
Обосновывая размер заявленной компенсации в сумме 5 000 000 рублей, истец обоснованно указывает на фактические обстоятельства дела, связанные с тем, что ответчик является коммерческой организацией, длительное время фактически использующей в сети Интернет доменное имя ekapusta.com, делегированный на него сайт и комбинированное обозначение "е-капуста", сходные до степени смешения с товарным знаком истца N 470657, с целью извлечения прибыли в результате предоставления услуг по выдаче займов в онлайн режиме.
Судом первой инстанции рассмотрен и обоснованно отклонен довод ответчика о том, что истцом не аргументирована его позиция относительно увеличения прибыли ответчика, связанной напрямую с незаконным использованием товарного знака "Капуста", не соответствует действительности.
Так, из материалов дела следует, что ответчик осуществляет выдачу денежных займов только путем онлайн режима в сети "Интернет", используя исключительно спорный домен и размещенный на нем сайт. Пунктов выдачи займов либо офисов по выдаче займов ответчик не имеет, на что указывалось ответчиком в своих позициях как по настоящему делу, как и по делам N 2-989/2017 и N А45-20311/2015
Исходя их данного обстоятельства, незаконное использование ответчиком обозначений сходных с товарным знаком "Капуста" является существенной частью, если не фактически единственной хозяйственной деятельностью нарушителя.
Таким образом, незаконно используя товарный знак истца, ответчик значительно увеличивает свою прибыль, неоднократно злостно нарушая исключительные права истца на одно и тоже средство индивидуализации. Иного ответчиком не доказано.
Значительный срок и способ использования товарного знака истца N 470657, позволяющий значительно увеличить прибыль компании ответчика, в том числе с помощью использования товарного знака истца на сайте ekapusta.com., подтверждается следующим.
Дата регистрации доменного имени ekapusta.com - 11.05.2015. Довод ответчика об отсутствии информации об использовании домена и сайта до 24.09.2018 (дата нотариального осмотра сайта), опровергается приобщенными к материалам дела скриншотами архивных копий сайта ekapusta.com., сохраненными в интернет-архиве Wayback Machine на сайте https://web.archive.org. Первая архивная копия сайта ekapusta.com датирована 25.12.2017.
Таким образом, судом первой инстанции верно установлено, что срок использования ответчиком домена и размещенного на нем сайта на начало рассмотрения настоящего дела составил не менее полутора лет.
Архивные копии сайтов принимаются судами в качестве допустимых доказательств, что подтверждается судебной практикой (решениями Суда по интеллектуальным правам от 23.06.2015 по делу N СИП-103/2015, от 25.02.2016 по делу N СИП-612/2015, от 09.11.2016 по делу N СИП-348/2016).
В судебном заседании 03.06.2020 суд первой инстанции так же обозрел сайт ekapusta.com.
В результате осмотра данного сайта судом установлено, что на его страницах до настоящего время ответчиком используются обозначения, сходные до степени смешения с товарным знаком истца "КАПУСТА".
Вероятностные потери прибыли истца выражаются в том, что ответчик является конкурентом группы компаний истца, использующих товарный знак "Капуста" в своей деятельности, и незаконная деятельность ответчика приводит к смешению услуг в глазах потребителей.
Предложения о предоставлении услуг в сети "Интернет" на сайте ekapusta.com, в том числе в доменном имени, в рекламе, создают принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу.
Довод ответчика о повышении прибыли истца за 2017 год за счет деятельности ООО МКК "Русинтерфинанс" судом отклонен в связи со следующим.
Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ предоставление истцом права использования товарного знака N 470657 ООО МКК "Капуста М" (ОГРН 1134307001400) и ООО "МКК Капуста Минусинск" (ОГРН 1132455001359) подтверждается заключенными и зарегистрированными в ФИПС договорами коммерческой концессии N РД0239340 от 13.12.2017г. и N РД0239343 от 13.12.2017.
Учредителем и генеральным директором ООО "Капуста" и ООО МКК "Капуста К" является Камалов Руслан Игоревич.
Истец, являясь организатором указанной группы лиц, осуществляет координацию и взаимодействие внутри группы посредством заключенных договоров коммерческой концессии с ООО МКК "Капуста М" и ООО "МКК Капуста Минусинск", а также с помощью технических средств, средств связи и общего интернет-ресурса kapusta.biz. ООО "Капуста", являясь администратором домена kapusta.biz, размещает на нем сайт с предложениями по оказанию услуг по предоставлению денежных займов.
На сайте kapusta.biz пользователи могут направить онлайн-заявку на предварительное одобрение выдачи денежного займа.
Указанные обстоятельства установлены решением Суда по интеллектуальным правам от 08.08.2017 по делу N СИП-36/2017 по иску ООО МКК "Русинтерфинанс" о прекращении правовой охраны товарного знака "Капуста" в связи с его неиспользованием и имеют преюдициальное значение.
Предложения ответчика о предоставлении услуг в сети "Интернет" на сайте ekapusta.com, в том числе в доменном имени, в рекламе, создают принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу, вводят потребителей в заблуждение, что приводит к оттоку клиентов от ООО "Капуста" и увеличению соответственно прибыли ответчика.
Таким образом, коллегия суда апелляционной инстанции соглашается, что действия ответчика по использованию доменного имени ekapusta.com, на страницах которого располагается комбинированное обозначение, содержащее словесное и изобразительные элементы, сходные с товарным знаком "КАПУСТА", нарушают права истца и наносят вред как его деятельности, так и деятельности входящих в группу компаний аффилированных лиц и организаций, заинтересованных в использовании товарного знака.
Вследствие длительного использования ответчиком обозначения схожего до степени смешения с товарным знаком истца и введение в заблуждение потребителей привело к значительным убыткам в предпринимательской деятельности истца и падению дохода истца и аффилированных с ним лиц.
Подтверждением этому служит отчетность о финансовых результатах ООО "Капуста" ООО "МКК Капуста Минусинск", размещённая в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) на сайте https://bo.nalog.ru/.
Так, согласно отчету о финансовых результатах за 2019 год, предоставленных из ГИР БО, выручка истца ООО "Капуста" (ИНН 4307014226) с 11,3 млн рублей за 2018 год упала до 6,7 млн. рублей в 2019 году.
Согласно отчету о финансовых результатах за 2019 год, предоставленных из ГИР БО, выручка ООО "МКК Капуста Минусинск" упала с 1,3 млн. рублей за 2018 год до 553 000 рублей в 2019 году.
Представленные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что в результате многолетних недобросовестных действий ответчика предпринимательской деятельности истца причинен значительный ущерб, что выражается в падении выручки истца практически в два раза.
Сами по себе доводы о необходимости снижения размера компенсации, не являются достаточными доказательствами, свидетельствующими о наличии оснований для снижения компенсации.
Учитывая распределение бремени доказывания обстоятельств, свидетельствующих о возможности применения снижения размера компенсации, судебная коллегия полагает, что именно на ответчика относится обязанность по представлению соответствующих доказательств, чего им сделано не было.
В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).
Кроме того, суд апелляционной инстанции учитывает, что компенсация является штрафной мерой ответственности и преследует, помимо прочих целей, цель общей превенции совершения правонарушений, что не выполняется в случае необоснованного снижения компенсации со стороны суда.
Доводы по существу спора, опровергающие установленные судом первой инстанции обстоятельства и его выводы, в апелляционной жалобе не приведены.
В обоснование доводов ответчик ссылается на новые доказательства -результаты выполненной им "проверки" компаний, ведущих свою деятельность в тех же регионах и в той же сфере услуг (в виде таблицы со сведениями о доходах), и ссылки на сторонние интернет ресурсы.
Между тем, в соответствии с разъяснениями, данными в пункте 25 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 36 от 28.05.2009 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции", судам следует учитывать, что согласно части 7 статьи 268 АПК РФ новые требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции. К примеру, не могут быть приняты и рассмотрены требования о снижении размера пеней, неустойки, штрафа, которые не были заявлены в суде первой инстанции.
Согласно части 3 статьи 257 АПК РФ в апелляционной жалобе не могут быть заявлены новые требования, которые не были предметом рассмотрения в арбитражном суде первой инстанции.
В связи, с чем приведенные ответчиком в дополнениях к апелляционной жалобе доводы суд апелляционной инстанции не принимает и не рассматривает на основании части 7 статьи 268 АПК РФ, поскольку данные доводы являются в суде апелляционной инстанции новыми
Судебные расходы по оплате государственной пошлины в апелляционной инстанции, согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпункту 12 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием оснований для удовлетворения апелляционной жалобы относятся на ее подателя.
Руководствуясь статьями 258, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
решение Арбитражного суда Новосибирской области от 28.06.2020 по делу N А45-10613/2019 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания "Русинтерфинанс" - без удовлетворения.
Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления его в законную силу, путем подачи кассационной жалобы через Арбитражный суд Новосибирской области.
Председательствующий
Т.В. Павлюк
Судьи
И.И. Бородулина
С.В. Кривошеина


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка