Дата принятия: 07 апреля 2021г.
Номер документа: 06АП-477/2021, А73-11776/2020
ШЕСТОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2021 года Дело N А73-11776/2020
Резолютивная часть постановления объявлена 31 марта 2021 года.
Полный текст постановления изготовлен 07 апреля 2021 года.
Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Волковой М.О.,
судей Иноземцева И.В., Усенко Ж.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коковенко Д.С.,
при участии в заседании:
от ИП Белошапка О.Ю.: Касьянов Е.О., представитель по доверенности от 14.01.2021 (онлайн);
от ИП Лукаткина Э.В.: Пастернак В.С., представитель по доверенности от 29.09.2020,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Белошапка Олега Юрьевича
на решение от 17.12.2020
по делу N А73-11776/2020
Арбитражного суда Хабаровского края
по иску индивидуального предпринимателя Белошапка Олега Юрьевича (ОГРНИП 312272215100032, г. Хабаровск)
к индивидуальному предпринимателю Лукаткину Эдуарду Владимировичу (ОГРНИП 312272230700021, г. Хабаровск)
о запрете использования товарного знака N 626770, обязании удалить товарный знак с документации и вывесок магазинов, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.,
УСТАНОВИЛ:
индивидуальный предприниматель Белошапка Олег Юрьевич (ИП Белошапка О.Ю.) обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к индивидуальному предпринимателю Лукаткину Эдуарду Владимировичу (ИП Лукаткин Э.В.) о запрете использования товарного знака N 626770, обязании удалить товарный знак с документации и вывесок магазинов, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края от 17.12.2020 в иске отказано.
Не согласившись с принятым судебным актом, истец обжаловал его в апелляционном порядке, решение суда первой инстанции просил отменить.
В обоснование апелляционной жалобы указал на ошибочность вывода суда первой инстанции о длительной совместной деятельности и совместном использовании сторонами спорного товарного знака.
Оспаривал вывод суда о недобросовестности своего поведения, поскольку у истца не имелось намерения воспользоваться чужой репутацией и узнаваемостью обозначения, требования истцом предъявлены для защиты своего исключительного права.
Ответчик же, являясь сотрудником истца и зная об использовании спорного обозначения, начав использовать его в своей деятельности, повел себя недобросовестно.
Кроме того, указал, что неиспользование товарного знака правообладателем само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом при его судебной защите, в обоснование чего сослался на материалы судебной практики.
Истцом для подтверждения факта самостоятельного использования им спорного товарного знака задолго до подачи заявки на него, факта непрерывного активного использования товарного знака по настоящее время заявлено ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов.
Суд апелляционной инстанции, рассмотрев заявленное ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, счел его не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
В силу части 2 статьи 268 АПК РФ дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными.
Согласно разъяснениям, данным в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 12 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном апелляционном суде", при решении вопроса о возможности принятия новых доказательств, в том числе приложенных к апелляционной жалобе или отзыву на апелляционную жалобу, апелляционный суд определяет, была ли у лица, представившего доказательства, возможность их представления в суд первой инстанции или заявитель не представил их по не зависящим от него уважительным причинам.
В обоснование заявленного ходатайства истец указал, что, являясь индивидуальным предпринимателем, мог представить необходимые документы в суд исключительно самостоятельно, вместе с тем в период с 30.11.2020 по 14.12.2020 находился на лечении с диагнозом COVID-19, в связи с чем был лишен возможности представить указанные документы в судебном заседании 10.12.2020, в котором дело рассмотрено по существу.
В соответствии со статьей 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.
Стороны должны добросовестно пользоваться своими правами.
В силу абзаца 2 части 3 статьи 41 АПК РФ неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные указанным Кодексом последствия.
В силу части 1 статьи 66 АПК РФ по общему правилу стороны представляют доказательства в суд первой инстанции.
Поскольку настоящее исковое заявление принято к производству суда первой инстанции 06.08.2020, дело рассмотрением неоднократно откладывалось, представитель истца принимал участие в судебных заседаниях, вместе с тем каких-либо дополнительных документов не представлял, соответствующих ходатайств не заявлял, у истца имелась возможность представить своевременно необходимые документы в суд первой инстанции.
Суд апелляционной инстанции не может признать приведенные истцом причины непредставления дополнительных документов в суд первой инстанции уважительными, в связи с чем отказал в удовлетворении ходатайства.
Ответчик в отзыве выразил несогласие с доводами апелляционной жалобы, решение суда первой инстанции полагал законным и обоснованным, подлежащим оставлению без изменения.
В судебном заседании представители сторон поддержали каждый свою позицию, дав соответствующие пояснения.
Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, пояснения сторон, апелляционный суд не усматривает оснований для отмены оспариваемого решения.
Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ИП Белошапка О.Ю. является правообладателем товарного знака "Большая мода", что подтверждается свидетельством Федеральной службы по интеллектуальной собственности на товарный знак, знак обслуживания N 626770 по классам 18, 25, 35, 40 МТУ.
ИП Лукаткин Э.В. использует вывеску "Большая мода" на магазинах, расположенных по следующим адресам:
- 692519, г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 52, 2-й этаж, павильон 2020, торговый центр "Москва", на основании договора аренды N 4/15 от 19.10.2015,
- 675000, г. Благовещенск, ул. Красноармейская д. 102/, 3 на основании договора аренды от 26.12.2018,
- 660125, г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 77, торговый центр "Планета", на основании договора аренды N 927К-19-ДДА от 01.10.2019,
- 630099, г. Новосибирск, ул. Военная, д. 5, 2-й этаж, торговый центр "Аура", на основании договора аренды N 0085-ССИ-17-ДДА от 10.01.2017,
- 634003, г. Томск, ул. Комсомольская, д. 13б, 3-й этаж, торговый центр "Изумрудный город", на основании договора аренды N ОАО-174/2015 от 18.12.2015.
Истец, полагая, что названные вывески полностью совпадают с принадлежащим ему товарным знаком N 626770, претензиями от 08.05.2020, от 20.05.2020, в отсутствии заключенного лицензионного договора и согласия на использование спорного знака, потребовал от ответчика прекратить использование товарного знака, знак обслуживания "Большая мода", удалить товарный знак, знак обслуживания "Большая мода" с вывесок, рекламы, документов и проч., а также выплатить компенсацию по 1 000 000 руб. за каждый случай нарушения.
Претензии ответчиком остались без ответа и удовлетворения, что стало основанием обращения истца в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.
Согласно статье 1225 ГК РФ результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются, в том числе, товарные знаки и знаки обслуживания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.
Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481 ГК РФ).
Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).
Как следует из положений статьи 1482 ГК РФ, в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации. Товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании.
Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.
Пунктом 3 статьи 1484 ГК РФ установлено, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения. Из содержания указанных норм права следует, что использование в гражданском обороте на территории Российской Федерации товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя или уполномоченного им лица. Предложение к продаже, продажа, хранение и иное введение в хозяйственный оборот товаров с товарным знаком или сходным с ним до степени смешения обозначением, используемых без разрешения его владельца, является нарушением права на товарный знак.
Судом установлено, что правообладателем товарного знака N 626770 "Большая мода", зарегистрированного Федеральной службой по интеллектуальной собственности в отношении товаров и услуг 18, 25, 35, 40 классов международной классификации товаров и услуг, является ИП Белошапка О.Ю., что подтверждается свидетельством на товарные знаки (знаки обслуживания).
Как следует из материалов дела и не оспаривается ответчиком, в принадлежащих ответчику магазинах, расположенных по адресу: г. Уссурийск, ул. Суханова, д. 52, 2-й этаж, павильон 2020, торговый центр "Москва; г. Благовещенск, ул. Красноармейская д. 102/, 3, г. Красноярск, ул. 9 мая, д. 77, торговый центр "Планета", г. Новосибирск, ул. Военная, д. 5, 2-й этаж, торговый центр "Аура", г. Томск, ул. Комсомольская, д. 13б, 3-й этаж, торговый центр "Изумрудный город", используется вывеска "Большая мода".
В целях оценки тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением и товарным знаком истцом представлено заключение специалиста Дальневосточной торгово-промышленной палаты Вострикова Ю.И. от 07.12.2020, согласно которому сравниваемые обозначения сходны до степени смешения по фонетическим, графическим и смысловым признакам. При этом установлено тождественное сходство рассматриваемых обозначений в части доминирующего словосочетания "БОЛЬШАЯ МОДА". Обозначение "БОЛЬШАЯ МОДА" в целом ассоциируется с зарегистрированным товарным знаком "Большая МОДА украшает, а не скрывает" при обозначении однородных товаров и услуг 25, 35, 40 классов МКТУ.
Вместе с тем, как правомерно установлено судом первой инстанции, истец до обращения в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в течение длительного времени осуществлял свою деятельность совместно с ответчиком, активно используя спорное обозначение. При этом истец никаким образом не препятствовал ответчику развивать сеть магазинов одежды "Большая мода", что подтверждается представленными в материалы дела документами, а именно договорами аренды, приложенными к исковому заявлению.
Согласно представленному Свидетельству Федеральной службы по интеллектуальным правам заявка на государственную регистрацию товарного знака подана 05.09.2016 (дата приоритета), дата государственной регистрации - 17.08.2017.
Пунктом 155 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 N 10 разъяснено, что использование третьими лицами обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с заявленным на регистрацию в качестве товарного знака обозначением, в период между датой подачи заявки (датой приоритета) и датой регистрации этого товарного знака не может считаться нарушением исключительного права на товарный знак.
Дата подачи заявки служит лишь моментом отсчета срока действия исключительного права и определяет согласно пункту 1 статьи 1494 ГК РФ дату приоритета (в частности, в целях применения пункта 6 статьи 1483 ГК РФ).
Таким образом, договоры, заключенные до регистрации товарного знака (17.08.2017), не могут являться доказательствами нарушения прав истца на товарный знак.
Более того, поименованные истцом в исковом заявлении договоры аренды помещений для целей размещения торговых точек под наименованием "Большая мода" подтверждают факт создания и открытого и добросовестного использования ответчиком обозначения, включающего указанные словесные элементы, ранее установления даты приоритета товарного знака и ранее даты его регистрации.
Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 29 от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (Постановление от 26.03.2009 N 5/29), лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.
Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (абзац третий пункта 62 Постановления от 26.03.2009 N 5/29).
В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).
Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.
В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 N 14503/10, вытекающей из системного толкования норм статей 1484 и 1486 ГК РФ, правообладатель обязан использовать зарегистрированный товарный знак как условие сохранения права на него. Обязательность использования права на товарный знак призвана обеспечивать неформальное функционирование товарных знаков в гражданском обороте.
В соответствии с положениями параграфа 2 статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883) и пункта 1 статьи 10 ГК РФ суд может квалифицировать нечестность поведения лица при приобретении исключительного права на товарный знак с учетом субъективных критериев такого поведения, поскольку суд оценивает все обстоятельства конкретного дела в их совокупности и взаимной связи.
В рекомендациях, содержащихся в Справке по вопросам недобросовестного поведения, в том числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, утвержденной Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.03.2014 N СП-21/2 (Справка), указано, что не могут быть признаны недобросовестными действия правообладателя по регистрации товарного знака, если спорное обозначение приобрело широкую известность благодаря хозяйственной деятельности и инвестициям такого правообладателя, имевшими место до регистрации товарного знака.
Также при рассмотрении судом вопроса о том, является ли регистрация обозначения в качестве товарного знака актом недобросовестной конкуренции, в качестве критерия недобросовестности поведения может быть принято последующее (после регистрации) поведение правообладателя (пункт 6 Справки).
При этом в пункте 4 указанной справки исследуются общие обстоятельства недобросовестного поведения лица, которые могут быть использованы и в других ситуациях, в том числе при приобретении исключительного права по договору об отчуждении этого права.
Верховным Судом РФ в определении от 23.07.2015 N 310-ЭС15-2555 разъяснено, что с учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право.
Попытка получить такую защиту при отсутствии достойной защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.
Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истца в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования. В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.
Суд первой инстанции установил, что истцом не представлено доказательств самостоятельного использования товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 626770 в отношении товаров 18, 25, 35, 40 классов МКТУ, в связи с чем отказал в удовлетворении иска, расценив действия истца как злоупотребление правами.
Ссылка заявителя жалобы о недоказанности длительной совместной деятельности сторон и совместном использовании ими спорного товарного знака судом отклоняется.
Представленными в материалы дела доказательствами (договоры аренды помещений, ответы на адвокатские запросы) подтверждается факт длительной совместной коммерческой деятельности истца и ответчика с использованием обозначения "Большая мода" для развития магазинов одежды.
При этом очевидно, что истец не препятствовал ответчику использовать спорное обозначение, а, наоборот, был заинтересован в росте его узнаваемости на рынке.
Указанное подтверждено договорами аренды помещений, в которых размещались торговые точки "Большая мода", заключенные ИП Лукаткиным Э.В.; ответами на адвокатские запросы, согласно которым используемые ИП Лукаткиным Э.В. вывески "Большая мода" и их макеты при заключении договоров аренды помещений, в которых расположены данные магазины, согласовывались в период с октября 2015 года по январь 2017 года, в то время как датой регистрации товарного знака является 17.08.2017. При дате приоритета (05.09.2016) даты согласования макетов ей предшествуют.
Таким образом, предоставленные в материалы дела доказательства свидетельствуют о том, что фактически обозначение, включающее словесные элементы "Большая мода" товарного знака, было создано и начало использоваться добросовестно и открыто ответчиком ранее, чем дата приоритета товарного знака (05.09.2016), и в любом случае, ранее чем товарный знак был зарегистрирован (17.08.2017).
При этом, материалами дела доказано, что истец использовал имеющееся у него исключительное право на спорный товарный знак исключительно для получения доходов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а действия истца не связаны с правомерной целью защитить товарный знак.
Учитывая правовой подход, приведенный в определении Верховного Суда РФ N 305-ЭС16-989 от 25.03.2016, согласно которому в защите права может быть отказано в случае установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, отказ в удовлетворении иска является обоснованным.
При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу о правомерности оспариваемого решения и несостоятельности доводов апелляционной жалобы.
В этой связи решение отмене не подлежит.
Нарушений, являющихся согласно части 4 статьи 270 АПК РФ основанием для безусловной отмены судебного акта, судом первой инстанции не допущено.
Согласно статье 110 АПК РФ при отклонении заявленных требований расходы по оплате государственной пошлины относятся на сторону, обратившуюся в суд.
Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 17.12.2020 по делу N А73-11776/2020 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через арбитражный суд первой инстанции.
Председательствующий
М.О. Волкова
Судьи
И.В. Иноземцев
Ж.А. Усенко
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
