Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 12 ноября 2020 года №02АП-2308/2020, А31-4758/2019

ВТОРОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября 2020 года Дело N А31-4758/2019
Резолютивная часть постановления объявлена 05 ноября 2020 года.
Полный текст постановления изготовлен 12 ноября 2020 года.
Второй арбитражный апелляционный суд в составе:
председательствующего Савельева А.Б.,
судей Малых Е.Г., Панина Н.В.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Бочаровой М.М.,
без участия в судебном заседании представителей сторон,
рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Халеевой Елены Геннадьевны
на решение Арбитражного суда Костромской области от 29.01.2020 по делу N А31-4758/2019
по иску общества с ограниченной ответственностью "Алекс" (ИНН: 7811130116, ОГРН: 1027806076506)
к индивидуальному предпринимателю Халеевой Елене Геннадьевне (ИНН: 441501193827, ОГРНИП: 310443716800014)
об обязании прекратить незаконное использование полезной модели и взыскании денежных средств,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Алекс" (далее также - истец) обратилось с иском к индивидуальному предпринимателю Халеевой Елене Геннадьевне (далее - ответчик, заявитель жалобы) об обязании прекратить незаконное использование полезной модели N 181119 под названием "Серьга", а именно прекратить производить, предлагать к продаже посредством использования сети интернет или каким-либо иным способом рекламировать и продавать потребителям продукцию, содержащую в своей конструкции полезные модели, изъять из гражданского оборота продукцию, содержащую в своей конструкции полезные модели и взыскании 7 494 342,22 руб. компенсации.
В ходе рассмотрения дела истец в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнил исковые требования в денежной части и просил суд взыскать с ответчика 7 500 000,00 руб.
Решением Арбитражного суда Костромской области от 29.01.2020 исковые требования удовлетворены.
Ответчик с принятым решением суда не согласилась, обратилась во Второй арбитражный апелляционный суд с жалобой, в которой просит решение отменить, принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении требований.
По мнению заявителя жалобы, судом неполно выяснены обстоятельства, имеющие значение для дела.
Указывает, что лицензионный договор от 26.11.2018 расторгнут на основании соглашения сторон, из соглашения не следует вывод о том, что препятствием, не позволившим истцу получить выгоду, послужили действия ответчика, направленные на введение в гражданский оборот изделий, запатентованных истцом.
Ответчик не согласен с распределением судом бремени доказывания обстоятельств, указывает на неправомерность возложения на ответчика обязанности опровержения упущенной выгоды на стороне истца, не смотря на то, что истец не доказал факт наличия упущенной выгоды в размере 7 500 000,00 руб., поскольку ответчик ограничен в предоставлении доказательств и информации о финансово-хозяйственной деятельности истца. По мнению ответчика, суду следовало применить повышенный стандарт доказывания наличия убытков, а не ограничиваться формальным исследованием доказательств, судом не был исследован довод ответчика об отсутствии причинно-следственной связи между действиями ответчика и упущенной выгоды на стороне истца.
Ссылаясь на положения статей 1232, 1235 ГК РФ, считает, что судом в рамках судебного контроля не осуществлена проверка реальности исполнения лицензионного договора.
Более подробно доводы заявителя и мотивы, по которым заявитель не согласен с выводами суда, изложены в апелляционной жалобе.
Истец в отзыве на апелляционную жалобу с доводами заявителя не согласился, указал, что ответчик после получения претензии не прекратила производство запатентованной полезной модели, продолжила незаконную продажу, истец понес убытки ввиду того, что контрагенты отказались заключать договоры по причине наличия аналогов на рынке, а денежные средства в сумме 7 500 000,00 руб. истцом не были получены по лицензионному договору от 26.11.2018. В подтверждение наличия у ООО "Художественные изделия" финансовой возможности привести выплату по договору представил бухгалтерскую отчетность ООО "Художественные изделия" за 2018 год.
В дополнении к отзыву истец указал, что ответчик дважды подавал заявление в Роспатент об аннулировании патента N 181119, по результатам рассмотрения заявлений регистрирующим органом было отказано в удовлетворении возражений, представил заключения коллегии по результатам рассмотрения возражений.
Истец также представил лицензионный договор от 14.02.2020 N 1 о представлении права использования полезной модели по патенту N 181119, уведомление о государственной регистрации предоставления права использования полезной модели и изменения в патент на полезную модель.
Суд, руководствуясь положениями статьи 262, части 2 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определил приобщить указанные документы к материалам дела.
В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции ответчик неоднократно дополнял позицию по жалобе, в дополнениях к жалобе указал, что представленный истцом лицензионный договор содержит признаки мнимой сделки. Указывает на ошибки и неточности, указанные в решении суда, в том числе в части указания нормы права в отношении изобретения. Согласно позиции ответчика, в досудебной претензии отсутствовало требование о возмещении убытков или выплате компенсации, в связи с чем, суд не должен был принимать к рассмотрению требование денежного характера в связи с несоблюдением досудебного порядка урегулирования спора.
Ссылаясь на неправильное применение судом норм материального права, заявитель жалобы указал, что истцом заявлено требование о взыскании компенсации, тогда как суд удовлетворил требования на основании положений о возмещении убытков. Вместе с тем считает требование о взыскании компенсации не подлежащим удовлетворению по тем основаниям, что ответчик, получив претензию истца, выполнил требования претензии (пункт 5.1 статьи 1252 ГК РФ).
Заявитель находит утверждение истца о продолжении ответчиком реализации изделий, соответствующих полезной модели истца необоснованными, поскольку ответчик имеет собственные схожие разработки других артикулов, права на которые подтверждены патентом N 2724092.
По мнению ответчика, факт совершения ответчиком действий, нарушающих права истца, на момент принятия решения не доказан, в связи с чем, требования в части обязания прекратить производство и предложение к продаже изделий и изъятия из гражданского оборота продукции не подлежало удовлетворению.
Истец в ходе рассмотрения апелляционной жалобы представил письменное пояснение и правовое обоснование заявленных требований, ссылаясь на положения пункта 2 статьи 1460.1 ГК РФ, пояснил суду, что размер компенсации определен истцом на основании расчета ставки роялти, для которого истец использовал плановые и прогнозные данные о продажах изделий товарной группы "Серьги-Роллы". По расчету истца размер роялти составляет 7 563 001,00 руб.
Ответчик возразил против суммы компенсации, указав, что плановое количество продаж серег-роллов составляет 14 079 пар в год, тогда как ответчиком изготовлено 10 пар серег-роллов артикула 40086000.
В обоснование возражений ответчик представил с дополнением к апелляционной жалобе дополнительные доказательства: патент N 2724092 с описанием изобретения, товарные накладные от 14.11.2018 N 356, 10.11.2018 N 168, 10.11.2018 N 188, 04.04.2019 NN 185,186,198. Согласно уточненному контррасчету размер компенсации не превышает 2 200,00 руб., указанная сумма, определяемая на основании статьи 1406.1 ГК РФ, по мнению ответчика, является ценой на производство 10 пар изделий на аналогичных условиях.
В судебном заседании ответчик поддержал ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, пояснив суду, что представленные доказательства обосновывают контррасчет суммы компенсации и объем производимых ответчиком ювелирных изделий.
Принимая во внимание, что представленные ответчиком товарные накладные направлены на установление существенных обстоятельств по делу, восполнение пробелов при рассмотрении дела в суде первой инстанции, суд апелляционной инстанции определил приобщить указанные документы к материалам дела.
В приобщении к материалам дела патента N 2724092 с описанием изобретения суд отказывает как неотносящегося к предмету спора.
Определением от 28.07.2020 в связи с невозможностью дальнейшего рассмотрения дела судьей Малых Е.Г. по причине нахождения в отпуске, для рассмотрения апелляционной жалобы в порядке, предусмотренном статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена замена данного судьи на судью Бармина Д.Ю.
Определением от 01.09.2020 в связи с невозможностью дальнейшего рассмотрения дела судьей Бармина Д.Ю. по причине нахождения в отпуске, для рассмотрения апелляционной жалобы в порядке, предусмотренном статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена замена данного судьи на судью Барьяхтар И.Ю.
Определением от 01.09.2020 в связи с невозможностью дальнейшего рассмотрения дела судьей Бармина Д.Ю. по причине нахождения в отпуске, для рассмотрения апелляционной жалобы в порядке, предусмотренном статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена замена данного судьи на судью Барьяхтар И.Ю.
Определением от 29.10.2020 в связи с невозможностью дальнейшего рассмотрения дела судьей Барьяхтар И.Ю. по причине нахождения в отпуске, для рассмотрения апелляционной жалобы в порядке, предусмотренном статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена замена данного судьи на судью Малых Е.Г.
Определением от 03.11.2020 в связи с невозможностью дальнейшего рассмотрения дела судьей Горевым Л.Н. по причине нахождения в отпуске, для рассмотрения апелляционной жалобы в порядке, предусмотренном статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, произведена замена данного судьи на судью Панина Н.В.
Протокольными определениями Второго арбитражного апелляционного суда от 29.04.2020, 03.06.2020, 02.07.2020, 29.07.2020, 02.09.2020, 01.10.2020 рассмотрение апелляционной жалобы откладывалось на 13 часов 15 минут 03.06.2020, 11 часов 00 минут 02.07.2020, 10 часов 15 минут 29.07.2020, 09 часов 00 минут 02.09.2020, 09 часов 20 минут 01.10.2020, 14 часов 15 минут 29.10.2020.
В порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в судебном заседании 29.10.2020 объявлялся перерыв до 15 часов 30 минут 05.11.2020.
После перерыва стороны явку своих представителей в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие представителей сторон.
Законность решения Арбитражного суда Костромской области проверена Вторым арбитражным апелляционным судом в порядке, установленном статьями 258, 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как установлено судом и следует из материалов дела, истцу принадлежат исключительные права на полезную модель "Серьга" по патенту Российской Федерации N 181119, выданному по заявке N 2017140123, приоритет полезной модели 17.11.2017, дата государственной регистрации в государственном реестре полезных моделей Российской Федерации 04.07.2018, действует до 17.11.2027.
Формула полезной модели изложена в следующей редакции:
1. Серьга, включающая декоративный элемент и крепежный элемент, при этом начало декоративного элемента соединено с концом крепежного элемента, отличающаяся тем, что крепежный элемент выполнен в виде витка спирали и его масса не превышает массу декоративного элемента.
2. Серьга по п. 1. отличающаяся тем, что соотношение масс крепежного элемента и декоративного элемента находится в диапазоне от 0,1 до 0,6.
07.12.2018 у индивидуального предпринимателя Бревнова А.А. (в магазине "Сорокин") были приобретены ювелирное изделие из золота 585 пробы, арт. 40086000, вес 1,86 гр. на сумму 4 100,00 руб. (серьги), в подтверждение чего истец представил кассовый и товарный чеки. По утверждению истца, приобретенный товар изготовлен ответчиком, о чем на бирке имеется соответствующая информация, и является аналогом запатентованной полезной модели N 181119.
15.01.2019 истец направил в адрес ответчика досудебную претензию, в которой просил прекратить незаконное использование полезной модели N 181119, прекратить производить, предлагать к продаже посредством использования сети Интернет или каким-либо иным способом рекламировать и продавать потребителям продукцию, содержащую в своей конструкции полезные модели ООО "Алекс", а также просил уведомить о предпринятых мерах. Указывал на возможное судебное взыскание компенсации в случае неудовлетворения претензии.
15.02.2019 ответчик уведомил истца, о том, что меры приняты по снятию товара с реализации, все поставки отозваны, а изготовление будет прекращено.
10.04.2019 в ювелирном магазине "Сорокин" истцом было приобретено ювелирное изделие из золота арт. 40086200 по цене 5 085,00 руб. По мнению истца, данное изделие аналогичное тому, что было приобретено 07.12.2018 у ИП Бревнова А.А., согласно информации на бирке изделия, производителем серег является ответчик.
По утверждению истца, магазин "Сорокин" продолжает осуществлять незаконную реализацию товаров, что подтверждается фотографией изделия, биркой, товарным и кассовым чеками от 10.04.2019.
Полагая, что в результате производства, предложения к продаже и реализации ювелирных изделий (серьги-роллы) нарушены исключительные права истца на полезную модель N 181119, истец обратился в суд с настоящим иском.
Определением от 11.07.2019 судом назначалась судебная экспертиза по вопросу: использован ли каждый признак независимого пункта формулы Полезной модели по патенту РФ N 181119 "Серьга", опубликовано 04.07.2018 г. Бюл. N 19, дата начала отсчета срока действия патента 17.11.2017 г., Патентообладатель (и): Общество с ограниченной ответственностью "Алекс" (ООО "Алекс", ИНН 7811130116) (RU) в Продукте "585 40086200", изготовленном ИП Халеева Е.Г. ИНН 441501193827, по товарному чеку N б/н от 10.04.2019, кассовому чеку N 00001 от 10.04.2019? Проведение экспертизы поручено эксперту ООО "Патентно-оценочное агентство "Инверс" Савиковской Е.В.
Определением от 14.10.2019 по ходатайству эксперта, в связи с невозможностью проведения экспертизы объекта по причине несоответствия массы представленного для проведения экспертизы изделия массе, указанной в бирке, судом заменен объект экспертного исследования продукта "585 40086200" на продукт "585 40086000" (приобретенный 07.12.2018).
Заключение судебной экспертизы поступило в материалы дела.
Исследовав материалы дела, изучив доводы заявителя жалобы и отзыва на нее, суд апелляционной инстанции приходит к следующему.
Согласно пункту 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.
Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).
Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом.
Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе использование способами, предусмотренными этим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.
В силу пункта 1 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 названной статьи.
Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 123 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее также - Постановление N 10) патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец).
Пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ установлено, что использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, предназначенного для его применения в соответствии с назначением, указанным в формуле изобретения, при охране изобретения в виде применения продукта по определенному назначению;
5) осуществление способа, в котором используется изобретение, в том числе путем применения этого способа.
В силу пункта 3 статьи 1358 ГК РФ полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.
При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.
Если при использовании изобретения или полезной модели используется также каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета другого изобретения, либо каждый признак, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другой полезной модели, а при использовании промышленного образца каждый существенный признак другого промышленного образца или совокупность признаков другого промышленного образца, производящая на информированного потребителя такое же общее впечатление, какое производит промышленный образец, при условии, что изделия имеют сходное назначение, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ).
Из положений приведенных норм права, а также из части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что на ответчика возлагается бремя доказывания выполнения им требований законодательства при использовании полезной модели. Истец должен подтвердить факты принадлежности ему указанного права и доказать факт использования соответствующей полезной модели ответчиком.
Как установлено судом и не оспаривается сторонами, истцу принадлежат исключительные права на полезную модель "Серьга" по патенту Российской Федерации N 181119.
Факт продажи серьги из золота 585 пробы, арт. 40086000, вес 1,86 гр. на сумму 4 100,00 руб., изготовленной ответчиком, о чем на бирке имеется соответствующая информация, подтвержден представленными в дело доказательствами и ответчиком не оспаривается.
В целях установления обстоятельства, использован ли каждый признак независимого пункта формулы полезной модели по патенту РФ N 181119 "Серьга" в серьге из золота 585 пробы, арт. 40086000, изготовленной ИП Халеева Е.Г., судом назначена судебная экспертиза.
Заключением судебной экспертизы от 06.11.2019 установлено, что полезная модель по патенту N 181119 "Серьга" использована в изделии "585 40086000", произведенном ответчиком.
Возражений по существу представленного в дело экспертного заключения и выводов эксперта ответчиком не было заявлено в суде первой инстанции.
В суде апелляционной инстанции ответчик не отрицал факт использования полезной модели.
При указанных обстоятельствах вывод суда о доказанности истцом использования полезной модели ответчиком обоснован представленными в дело доказательствами.
Между тем доказательств правомерности использования полезной модели по патенту N 181119 ответчик не предоставил.
В суде апелляционной инстанции признал изготовление 10 пар серег, представил доказательства отзыва из розничной продажи 8 пар по товарным накладным от 04.04.2019 N N 185, 186, 198, указав на реализацию 2 пар серег.
Пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ предусмотрено, что в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Как следует из пункта 59 Постановления N 10, в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.
Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.
При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.
Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.
В соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ в случае нарушения исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:
1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующих изобретения, полезной модели, промышленного образца тем способом, который использовал нарушитель.
В соответствии с положениями пункта 61 Постановления N 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.
Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.
Как следует из искового заявления (с учетом уточнения) истец просил взыскать, в том числе, компенсацию в сумме 7 500 000 рублей.
В целях устранения сомнений в характере заявленных требований в суде апелляционной инстанции стороны 29.10.2020 подписали соглашение, в соответствии с которым подтвердили, что истцом заявлены требования о взыскании компенсации в размере 7 500 000,00 рублей.
С учетом выбора способа расчета компенсации истец обязан доказать обоснованность ее размера, в том числе представить надлежащие доказательства стоимости права использования полезной модели, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование полезной модели тем способом, который использовал ответчик.
В суде апелляционной инстанции истец пояснил, что указанный размер компенсации определен им как однократная стоимость права использования полезной модели.
В качестве доказательств стоимости такового права истец представил в материалы дела лицензионный договор от 26.11.2018 N 2 (далее также - лицензионный договор), подписанный истцом (лицензиар) и ООО "Художественные изделия" (лицензиат), по условиям которого лицензиар предоставляет лицензиату удостоверенное патентом право использования без сохранения права выдачи лицензий иным лицам полезной модели способами: изготовление, применение, предложение к продаже, продажа иное введение в гражданский оборот, а лицензиат обязуется уплатить обусловленное вознаграждение. Объектом по договору являются эксклюзивные запатентованные роллы, патент на полезную модель N 181119, действителен до 17.11.2027. Территория, на которой допускается использование полезной модели - Российская Федерация.
По условиям пункта 4.1 договора вознаграждение лицензиара составляет 7 500 000,00 руб.
При этом, как следует из письменных пояснений истца, стоимость права использования полезной модели (ставка роялти) определена истцом расчетным путем, исходя из плановых показателей годового объема продаж ювелирных изделий товарной группы "Серьги-Роллы" и составляет 7 563 001,00 руб.
Под роялти истец понимает вознаграждение лицензиара по лицензионному договору, которое уплачивает лицензиат за право использования объекта интеллектуальной собственности.
С учетом указанного, истец произвел расчет компенсации, исходя из условий лицензионного договора в сумме 7 500 000 рублей.
Ответчик, не соглашаясь с приведенным истцом расчетом суммы компенсации, полагает, что стоимость права использования ответчиком десяти пар изделий должна рассчитываться пропорционально соотношению данного количества и учтенного в лицензионном договоре. С учетом уточненного контррасчета на производство десяти пар изделий на аналогичных условиях стоимость права составила бы 1 071,43 руб. (7 500 000 *10/70 000).
Действительность лицензионного договора от 26.11.2018, факт его заключения и размер вознаграждения лицензиара, ответчик отказался оспаривать и признал его действие, представив контррасчет суммы компенсации, основанной на условиях договора и пояснениях истца. От ранее заявленных доводов о мнимости указанного договора ответчик отказался, что отражено в аудиозаписи протокола судебного заседания от 29.10.2020.
Представленный истцом в суд апелляционной инстанции лицензионный договор от 14.02.2020, заключенный с ООО "Северо-Западная ювелирная компания "Санис", не может являться доказательством стоимости права правомерного использования полезной модели способом, который использовал ответчик, поскольку заключен после совершения ответчиком правонарушения.
Изучив представленные в дело доказательства, суд апелляционной инстанции считает, что материалами дела подтверждается возможность взыскания с ответчика компенсации в сумме 5 327,08 рублей, исходя из вышеприведенной истцом формулы расчета суммы вознаграждения по лицензионному договору от 26.11.2018.
Оценивая представленный истцом в обоснование размера компенсации расчет и договор, апелляционный суд приходит к выводу, что для определения размера вознаграждения по лицензионному договору существенными являются такие обстоятельства, как объем продаж изделий товарной группы "Серьги-Роллы" и объем передаваемых прав.
Хотя условиями лицензионного договора не определен объем производства товара (серег), производимого по лицензии, расчет размера платы по лицензионному договору исчисляется истцом по формуле, исходя из планового годового количества продаж изделий товарной группы "Серьги-Роллы", которое составляет 14 079 пар. Используемые истцом показатели для расчета роялти ответчиком не оспорены.
Проанализировав условия лицензионного договора в совокупности с расчетом, приведенным истцом в обоснование размера вознаграждения лицензиара, апелляционный суд приходит к выводу о том, что 7 500 000,00 руб. является той платой, которая взимается за правомерное использование полезной модели при изготовлении и продаже 14 079 пар ювелирных изделий. При этом лицензиату предоставляется исключительная лицензия (п.1.5 договора).
Исходя из вышеприведенного суд приходит к выводу, что объем прав, нарушение которых допущено ответчиком, отличается от объема прав, переданных по лицензионному договору.
Исходя из подхода расчета ответчика, не оспоренного истцом, размер стоимости права использования полезной модели по патенту N 181119 при изготовлении одной пары изделий (серег) может быть исчислен в сумме 532,708 руб. (7 500 000 руб. / 14079 пар).
Данный расчет соответствует принципу разумности, основан на имеющихся в деле доказательствах, представленных сторонами.
С учетом признанного ответчиком количества пар серег, выпущенных им в оборот, размер компенсации, определенный двукратным размером стоимости права использования полезной модели, исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах взимается за правомерное использование полезной модели тем способом, который использовал ответчик, составляет 10 654,16 руб. (7 500 000*10/14079*2).
Между тем, обосновывая требования положениями пункта 2 статьи 1460.1 ГК РФ, истец просил взыскать с ответчика компенсацию в одинарном размере стоимости права использования полезной модели, в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация в сумме 5 327,08 руб. (532,708 руб. * 10).
Указанный размер компенсации апелляционный суд находит разумным и соответствующим фактическим обстоятельствам настоящего дела.
Указанный ответчиком в уточненном контррасчете размер компенсации не может быть принят судом, поскольку плата по лицензионному договору на весь период его действия рассчитана истцом, исходя из определенного количества изделий и не зависит от срока действия договора.
Довод ответчика об отсутствии оснований для удовлетворения требований о взыскании компенсации по причине несоблюдения истцом претензионного порядка урегулирования спора подлежит отклонению. Из содержания направленной в адрес ответчика претензии следует, что истец указывал ответчику на возможные средства защиты исключительных прав, в том числе предъявления в суд требования о взыскании компенсации в размере, предусмотренном законодательством. Основанием предъявленного иска являлись те же факты нарушений, на которые было указано в досудебной претензии.
При этом следует отметить, что законодательством не установлено каких-либо требований или условий к форме и содержанию претензионного письма, подлежащего направлению в соответствии с положениями части 5 статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Досудебный порядок урегулирования спора считается соблюденным, если в претензии имеются указание на материально-правовой спор, связанный с нарушением исключительных прав истца на принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности и подлежащий урегулированию сторонами, а также предложение ответчику согласовать условия досудебного урегулирования этого спора (пункт 10 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020)).
Ответчик после получения претензии был осведомлен о факте нарушения прав на полезную модель и предоставляемых законом механизмов защиты исключительных прав, в том числе предусмотренных статьями 1250 и 1252, 1406.1 ГК РФ.
Указанное свидетельствует о соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора.
Кроме того, апелляционный суд отмечает, что мотивированные доводы о несоблюдении истцом досудебного порядка в части требования о взыскании компенсации не были заявлены ответчиком при рассмотрении дела в суде первой инстанции.
Согласно положениям пункта 18 Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора, если в арбитражном суде первой инстанции ответчик не заявлял довод о несоблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора, то данный довод не может быть рассмотрен в качестве основания для отмены судебных актов в арбитражном суде апелляционной или кассационной инстанции.
С учетом изложенного доводы ответчика об отсутствии оснований для взыскания компенсации отклоняются.
Также истцом были заявлены исковые требования об обязании ответчика прекратить незаконное использование полезной модели N 181119 под названием "Серьга", а именно: прекратить производить, предлагать к продаже посредством использования сети Интернет или каким-либо иным способом рекламировать и продавать потребителям продукцию, содержащую в своей конструкции полезные модели ООО "Алекс"; обязать ответчика изъять из гражданского оборота продукцию, содержащую в своей конструкции полезные модели ООО "Алекс".
По смыслу положений подпунктов 2, 4 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности может осуществляться путем предъявления требований о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю.
По смыслу разъяснений, изложенных в пункте 57 Постановления N 10 требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети "Интернет") также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).
Толкование положений подпункта 4 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ приведено в пункте 75 Постановления N 10, согласно которому в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными и по решению суда подлежат изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации, если иные последствия не предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации.
Решение об изъятии из оборота и уничтожении принимается судом в случае, если установлено наличие у ответчика контрафактных материальных носителей.
Таким образом, требования истца неимущественного характера могут быть удовлетворены в случае установления судом неоконченных противоправных действий ответчика, создающих угрозу нарушения прав и законных интересов истца, а также фактов производства ответчиком и реализации изделий, содержащих в своей конструкции запатентованную полезную модель.
В мотивировочной части решения не приведено правого обоснования и мотивов, по которым суд посчитал право истца в данной части нарушенным, а требования подлежащими удовлетворению, что приводит к выводу, что указанные вопросы судом по существу не исследовались.
В обоснование позиции о продолжении ответчиком деятельности по производству и незаконной реализации товаров, истец ссылался на установленный им факт реализации ювелирным магазином "Сорокин" изделий с использованием полезной модели по патенту N 181119, в подтверждение данных обстоятельств представил в материалы дела товарный и кассовый чеки от 10.04.2019.
Между тем истцом не доказан факт использования ответчиком спорной полезной модели в изделии арт. 40086200, приобретенном 10.04.2019, данное изделие не являлось объектом исследования при проведении судебной экспертизы.
Оценивая материалы деда, суд апелляционной инстанции отмечает, что истец в претензии потребовал от ответчика прекратить незаконное использование полезной модели, изъять контрафактную продукцию из гражданского оборота и уведомить истца и мерах принятых по прекращению незаконных действий.
В ответе на претензию ответчик сообщил истцу о прекращении им производства продукции, содержащей формулу патента, и инициировании действий по изъятию произведенной продукции из розничной сети продаж.
Так, в материалы дела представлены адресованные ИП Сорокиной Н.М., ООО "АлЮр", ИП Сорокину А.В. уведомления с просьбой прекратить предложение к продаже и реализацию серег арт. 40086000, возврате изделий ответчику с доказательствами их направления контрагентам.
Изделия в количестве восьми единиц возвращены истцу, что подтверждается представленными ответчиком товарными накладными от 04.04.2019 N N 185, 186, 198.
В ходе рассмотрения дела установлен факт продажи одной пары серег арт. 40086000 с использованием полезной модели, однако указанный товар был продан истцу 07.12.2018, то есть до предъявления претензии. В отношении еще одной пары ответчик признает факт их продажи, но не согласен, что это серьги, приобретенные 10.04.2019, поскольку относятся к иному артикулу.
Доказательств производства ответчиком после получения претензии ювелирных изделий с незаконным использованием полезной модели и наличия контрафактных товаров в продаже истцом не представлено.
При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу о недоказанности истцом факта конкретного длящегося и продолжающегося нарушения прав истца, на пресечение которого направлено требование о прекращении использования полезной модели и обязании изъятия продукции из гражданского оборота, в связи с чем, исковые требования в указанной части не подлежат удовлетворению.
Несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела в силу положений пункта 3 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской является основанием для изменения судебного акта.
Суд первой инстанции не установил, какой вид компенсации в соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ заявлен истцом, судом не были исследованы обстоятельства стоимости права использования полезной модели, выводы об удовлетворении требований в части взыскания компенсации суд мотивировал несением истцу убытков, что повлекло постановку неправильных выводов о размере компенсации.
Выводы суда об удовлетворении требований неимущественного характера не основаны на представленных в дело доказательствах.
С учетом изложенного апелляционная жалоба подлежит частичному удовлетворению, а решение - изменению с принятием нового судебного акта о частичном удовлетворении требований и взыскании с ответчика компенсации в сумме 5 327,08 руб.
Нарушений норм процессуального права, влекущих безусловную отмену судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с рассмотрением апелляционной, кассационной жалобы, распределяются по правилам, установленным настоящей статьей (часть 5 статьи 110 Кодекса).
При подаче иска истцом была оплачена государственная пошлина в сумме 63 480,00 руб.
По уточненным требованиям цена иска составила 750 000,00 руб., с учетом требований неимущественного характера сумма государственной пошлины по уточненному иску составила 72 500,00 руб.
В связи с тем, что истцом при увеличении суммы иска не была доплачена государственная пошлина в порядке, предусмотренном статьей 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации, и исковые требования удовлетворены частично, в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 16 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах" с истца в доход федерального бюджета надлежит взыскать 9 020,00 руб. государственной пошлины.
С учетом принципа пропорционального распределения судебных расходов, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать в возмещение расходов по оплате государственной пошлины в сумме 42,97 руб. и оплате стоимости судебной экспертизы в сумме 28,00 руб., а всего - 70,97 руб., в остальной части понесенные истцом судебные расходы возмещению не подлежат.
В связи с частичным удовлетворением апелляционной жалобы расходы заявителя по оплате государственной пошлины относятся на истца в сумме 2 997,90 руб. и подлежат взысканию с истца в пользу ответчика.
В соответствии с пунктом 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" производится зачет встречных требований в части судебных расходов.
После проведения зачета встречных однородных требований суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что с истца в пользу ответчика подлежит взысканию 2 926,93 руб. расходов по оплате государственной пошлины.
Руководствуясь статьями 258, 268 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Второй арбитражный апелляционный суд
ПОСТАНОВИЛ:
апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя Халеевой Елены Геннадьевны удовлетворить частично.
Решение Арбитражного суда Костромской области от 29.01.2020 по делу N А31-4758/2019 изменить, принять новый судебный акт.
Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "Алекс" удовлетворить частично.
Взыскать с индивидуального предпринимателя Халеевой Елены Геннадьевны (ИНН: 441501193827, ОГРН: 310443716800014) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Алекс" (ИНН: 7811130116, ОГРН: 1027806076506) 5 327 (пять тысяч триста двадцать семь) рублей 08 копеек компенсации, 70 (семьдесят) рублей 97 копеек в возмещение судебных расходов.
В удовлетворении остальной части требований отказать.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Алекс" (ИНН: 7811130116, ОГРН: 1027806076506) в доход федерального бюджета 9 020 (девять тысяч двадцать) рублей 00 копеек.
Взыскать общества с ограниченной ответственностью "Алекс" (ИНН: 7811130116, ОГРН: 1027806076506) в пользу индивидуального предпринимателя Халеевой Елены Геннадьевны (ИНН: 441501193827, ОГРН: 310443716800014) 2 997 (две тысячи девятьсот девяносто семь) рублей 90 копеек в возмещение расходов по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.
В результате зачета встречных требований по судебным расходам взыскать с индивидуального предпринимателя Халеевой Елены Геннадьевны (ИНН: 441501193827, ОГРН: 310443716800014) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Алекс" (ИНН: 7811130116, ОГРН: 1027806076506) 5 327 (пять тысяч триста двадцать семь) рублей 08 копеек компенсации.
Взыскать общества с ограниченной ответственностью "Алекс" (ИНН: 7811130116, ОГРН: 1027806076506) в пользу индивидуального предпринимателя Халеевой Елены Геннадьевны (ИНН: 441501193827, ОГРН: 310443716800014) 2 926 (две тысячи девятьсот двадцать шесть) рублей 93 копейки.
Арбитражному суду Костромской области выдать исполнительные листы.
Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
Постановление может быть обжаловано в Арбитражный Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Костромской области.
Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при условии, что оно обжаловалось в Суд по интеллектуальным правам.
Председательствующий
Судьи
А.Б. Савельев
Е.Г. Малых
Н.В. Панин


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка